〇 2014년 8월 20일, 미국 캘리포니아 북부지방법원은 Apple社가 삼성전자를 상대로 특허소송 기간 동안 사용된 변호사 비용 약 1,570만 달러의 지급을 구하는 소송에 대해 기각 결정을 내림¹⁾
  - (배경) 지난 2011년 4월 15일, Apple社는 삼성전자의 4G 스마트폰과 갤럭시탭 10.1 태블릿 PC가 자사의 트레이드 드레스를 침해했다고 주장하며 캘리포니아 북부지방법원에 소송을 제기함
   ⦁ 2012년 8월 24일, 캘리포니아 북부지방법원 배심원단은 삼성전자가 스마트폰 및 태블릿 PC 등 6개 제품을 판매함으로써, Apple社의 트레이드 드레스를 침해했다고 평결함
   ⦁ 이에 따라, Apple社는 동 소송이 미국 상표법 제35조 (a)항²⁾에서 규정하는 예외적인 경우에 해당된다고 주장하며, 삼성전자 측에 변호사 선임 비용의 지급을 구하는 소송을 제기함
  - (주요내용) 캘리포니아 북부지방법원 Lucy H. Koh 판사는 배심원단이 삼성전자의 고의적인 트레이드 드레스 희석화 침해를 인정하였더라도, 삼성전자가 합리적으로 항변하였다고 판단함
   ⦁ 즉, 삼성전자는 Apple社의 트레이드 드레스가 실용적인 기능성 및 심미적인 기능성을 갖추어 트레이드 드레스로 등록받을 수 없으며, 사용에 의한 2차적 식별력을 획득하지 못하여 충분히 저명하지 않으므로 희석화 침해의 요건을 만족하지 않는다고 주장하며 항변함
   ⦁ 따라서 동 소송은 미국 상표법 제35조 (a)항에서 규정하는 예외적인 소송에 해당되지 않으므로, 삼성전자 측에 소송비용 부담 의무를 부과할 수 없다고 판시함


1) 동 판결의 원문은 http://www.scribd.com/doc/237362619/Order-Denying-Apple-Motion-for-Attorneys-Fees 에서 확인 가능함.

2) 미국은 「American Rule」에 따라 소송에서 승패 여부와 상관없이 당사자가 각각의 소송비용을 부담하는 것이 원칙이나, 미국 상표법 제35조 (a)항(15 U.S.C. §1117(a))에 따르면, 법원이 예외적인 경우에 승소 당사자(prevailing party)에게 합리적인 변호사 비용을 부담하도록 할 수 있다고 규정함. 여기서 예외적인 경우라 함은 침해행위가 악의적이거나(malicious), 기만적이거나(fraudulent), 고의적(deliberate) 또는 의도적인(willful) 경우를 의미함. 한편, 승소 당사자(prevailing party)는 악의의 당사자(bad behavior)를 의미하는 것으로, 패소 당사자이더라도 소송제기 행위 또는 문제가 된 침해행위가 악의적인 경우에는 소송비용에 대한 부담을 질 수 있음.