〇 2014년 8월 14일, 미국 특허 전문 블로그인 Patents Post Grant는 특허침해소송의 피고인들이 당사자계 재심사(Inter Partes Review, IPR)¹⁾ 공동 청구시 공동 청구인의 분리가 불가능한 점이 일부 피고인들에게 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 지적함
  - (배경) 미국 발명법(AIA)에서 새롭게 도입된 IPR 절차는 특허소송의 대안으로서, 신속하고 효율적인 비용으로 특허의 유효성을 판단할 수 있는 절차임
   ⦁ 미국 특허법 제311조에 따르면, 특허권자가 아닌 자는 특허 등록일로부터 9개월이 지난 이후에 특허상표청(USPTO)에 IPR을 청구할 수 있음
   ⦁ 한편, 제315조 (b)항에 따르면, IPR은 청구인, 실제 이해당사자(real party in interest) 또는 청구인과 인접 관계에 있는 자(privy)가 특허권 침해 혐의로 제소당한 날로부터 1년이 경과하기 전에 청구해야 하며, 1년이 경과한 후에 청구된 IPR은 개시될 수 없음
   ⦁ 제315조 (a)항 (2)호에 따르면, IPR 청구일 이후에 청구인 또는 실제 이해당사자가 해당 특허 청구항의 유효성을 다투는 민사소송을 제기한 경우, 해당 민사소송은 일정한 기간까지 자동적으로 중지(stay)됨²⁾
  - (문제점) 최근 특허소송을 제기하는 특허전문관리회사(NPE)가 급증하고 있는 상황에서 특허침해소송을 제기당한 다수의 피고인들이 공동으로 IPR 청구를 고려하는 것은 흔한 사례임
   ⦁ 그러나 공동 청구인의 분리가 불가능하므로, 피고인들 간 특허권 침해 혐의로 제소 당한 날이 상이한 경우, 자칫 1년이 경과한 후에 IPR을 신청하게 되는 개별 청구인으로 인해 다른 공동 청구인들이 해당 IPR 절차를 개시받지 못하는 문제가 발생할 수 있음
  - (해결방안) 공동 IPR을 청구하고자 하는 피고인들은 특허법 제315조 (c)항을 고려하여, 개별적으로 IPR 절차를 진행하는 것이 위험을 최소화할 수 있는 방법임
   ⦁ 제315조 (c)항에 따르면, USPTO가 IPR 절차를 개시한 경우 청장은 재량으로 적법하게 동일한 IPR을 청구한 자를 해당 IPR의 당사자로 병합할 수 있으며, 이 경우 「특허권 침해 혐의로 제소 당한 날로부터 1년 이내」라는 IPR 청구기간의 제한을 받지 않게 됨


1) 「당사자계 재심사(Inter Partes Review, IPR)」는 제3자가 특허 등록일로부터 9개월이 지난 이후에 USPTO에 해당 특허의 유효성에 대한 심판을 청구하는 제도로서 AIA에서 새롭게 도입됨.

2) 그러나 제315조 (a)항 (1)호에 따르면, IPR 신청인 또는 실제 이해당사자가 IPR 신청일 이전에 해당 특허 청구항의 유효성을 다투는 민사소송을 제기한 경우, IPR 절차는 개시될 수 없음.