〇 2015년 1월 22일, 미국 연방대법원은 Hana Financial v Hana Bank 사건¹⁾에 대한 상고심에서, 당사자가 기존의 등록상표를 변경(tacking)²⁾한 것에 대하여 우선권을 주장한 경우 배심원이 이를 판단해야 한다고 판시함
  - (배경) 미국 기업인 Hana Financial社가 한국의 하나은행이 자사의 「Hana Bank」상표를 사용하는 것에 대하여 캘리포니아 중앙지방법원에 침해소송을 제기함
   ⦁ 하나은행 측은 Hana Financial社가 동 상표를 사용한 이후에 동일한 상표를 사용하기 시작하였음에도 불구하고 오히려 자사가 「Hana Overseas Korean Club」, 「Hana World Center」를 포함한 여러 상표를 선등록했으며, 「Hana Bank」라는 상표는 이러한 기존의 등록상표에 새로운 표장을 부가한 것에 불과하므로 「Hana Bank」상표에 대하여 우선권을 갖는다고 주장함
   ⦁ 2008년 캘리포니아 중앙지방법원의 배심원은 하나은행의 주장을 인용하였고, 2013년 항소심인 제9항소법원에서도 1심법원의 판결을 인용함에 따라 Hana Financial社는 연방대법원에 상고함
  - (쟁점) 상고심에서의 쟁점은 등록상표의 변경 사용에 대한 쟁점이 사실 문제로서 배심원에 의해 판단되어야 하는지 아니면 법률문제로서 판사에 의해 판단되어야 하는지의 여부임
  - (주요내용) 연방대법원의 9명의 판사들은 만장일치로, 등록상표의 변경에 대한 쟁점은 사실 문제이므로 배심원에 의해 판결되어야 한다고 판시함


1) 동 판결의 원문은 http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/13-1211_1bn2.pdf에서 확인 가능함.

2) 상표의 변경(tacking)은 상표 소유자가 등록상표에 대한 우선권을 잃지 않고 해당 등록상표를 현대화(modernize)하도록 법적으로 허용되는 행위임. 그러나 등록상표를 변경한 자는 변경된 상표가 원등록상표의 법적 효력을 부당하게 확장하지 않는다는 점을 증명해야 함. 상표의 변경이 현대화로 인정될 것인지 또는 허용되지 않는 법적 효력 확장인지의 여부를 판단하기 위하여 법원은 변경된 상표가 부당하게 타인의 상표 사용을 배제시키는지를 고려하고, 또한 과거의 경우에도 변경을 허용했었는지의 여부에 대한 상황을 조사할 것임.