| SEP社와 DPG社의 상표권 침해 분쟁의 개요 |

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(사건 배경)

‣ Speciality European Pharma社(이하 SEP社)는 영국에서「Regurin」이라는 상표의 독점적 라이선스를 보유하고 있음

‣ 「Regurin」은 Madaus Gmbh社의 과민성 방광 증상 치료를 위한 항머스카린제의 상표로, 독일에서는 「URIVESC」, 프랑스에서는 「CÉRIS」라는 상표로 판매되고 있음

‣ Doncaster Pharmaceuticals Group社(이하 DPG社)는 병행수입업자로 동일한 의약품을 독일 및 프랑스에서 수입하여「Regurin」이라는 상표를 부착(re-branding), 영국 내에서 판매함. 이에 SEP社는 DPG社를 상대로 상표권 침해 소송을 제기함

(판결 내용)

‣ 원심²⁾은 상품명의 변경(re-branding)이 DPG社의 상업적 목적을 위해 행해졌다고 보아 상표권 침해를 인정함. 그러나 영국 항소법원은 상품명의 변경은 DPG社가 "시장에 효과적인 접근"을 하기 위해 필요하였으며, 따라서 정당화될 수 있다고 판단함

‣ 또한 이미 「Regurin」이라는 명칭의 상품을 판매하고 있는 SEP社와의 경쟁에서 Doncaster 社가 수입한 의약품에 자회사의 상표를 사용해 영국 시장에서 인지도를 얻는 것이 현실적이지 않다고 언급함

‣ 한편, 동 판결은 「유럽연합 기능에 관한 조약(Treaty of the Functioning of the European Union, TFEU)³⁾」상에서 제한 없이 거래할 수 있는 DPG社의 권리를 참작함과 동시에 상표권에 대한 라이선스 소유자인 SEP社의 권리와 어떻게 균형을 이루어야 하는 가에 대해서도 고려함