〇 2015년 6월 22일, 미국 연방대법원은 Kimble v. Marvel Enterprises 사건¹⁾에서 특허기간 만료 후 실시료 지급 약정의 유효성은 인정되지 않는다고 판결함
  - (배경) Kimble v. Marvel Enterprises 사건에서 연방항소법원은 Brulotte v. Thys. Co. 판결²⁾에 따른 선례구속의 원칙을 적용하여 특허기간 만료 후 실시료 지급 약정을 유효하지 않은 것으로 판결하였으며, 실시료 지급을 주장했던 Kimble은 연방대법원에 상고를 신청함 
   ⦁연방대법원은 Kimble의 상고 신청을 허락하고, Brulotte v. Thys. Co. 판결의 번복 여부, 즉 특허기간 만료 후 실시료 지급 약정의 유효성을 인정해야하는지에 대한 변론절차를 진행함 
  - (주요내용) 연방대법원은 선례구속의 원칙의 중요성을 강조하며 특허권자는 특허권 존속기간 만료 이후에는 발명 이용에 대한 실시료를 청구할 수 없다고 판결하고, Brulotte v. Thys. Co. 판결에 따른 원칙을 변경하는 것은 의회의 몫이라는 입장을 밝힘
   ⦁연방대법원에 따르면, 재산과 계약 분야는 선례에 의존하는 경향이 매우 크기 때문에 특허권과 실시계약을 다루는 동 사건의 경우에는 더욱 강력한 형태의 선례구속 원칙이 적용되며, 선례를 파기하기 위해서는 중요한 명분이 있어야 함
   ⦁한편, 연방대법원은 Brulotte v. Thys. Co. 판결에 반하지 않으면서 특허기간 만료 후 실시료를 지급받을 수 있도록 하는 계약 체결이 유효할 수 있는 방법을 제시함³⁾


1) Kimble v. Marvel Entertainment, LLC, No. 13-720.

2) Brulotte v. Thys. Co. 379 U.S. 29 (1964). 동 판결에서는 특허기간 만료 후의 실시료 부과행위를 특허의 독점을 특허존속기간 이후까지 연장시키는 끼워팔기와 유사한 것으로 보아, 위법하다고 판시한 바 있음.
 
3) 연방대법원이 예시한 방법은 다음과 같음. ① 실시료 지급 기간 내에 판매된 제품에 대한 실시료를 특허권 존속기간 만료 이후에 분할 지급하도록 계약 체결, ② 다수의 특허권을 대상으로 하는 실시계약에서 마지막으로 존속기간이 만료하는 시기까지 실시료를 지급하도록 하는 계약 체결, ③ 특허권이 아닌 권리에 대하여 실시료를 지급하도록 계약 체결, ④ 실시료가 아닌 합작 투자와 같은 다른 형태의 계약 체결.