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미국 연방항소법원, 특허심판위원회의 광범위한 청구범위 해석 권한 인정
구분  미국 자료출처   patentlyo.com/patent
분류   보호 > 권리의 보호 > 분쟁조정/판결
기관구분   공공 주체기관  미국 연방항소법원
통권  2015-31 호 발행년도  2015
발행일  2015-07-31
〇 2015년 7월 8일, 미국 연방항소법원(CAFC)은 In re Cuozzo Speed Tech 판결1)에 대한 전원합의체 재심리(en banc rehearing) 신청을 기각하고, 2015년 2월 4일 선고된 항소심을 확정함
  - 동 판결은 특허심판위원회(PTAB)의 당사자계 재심사(Inter Partes Review, IPR)에 대한 최초의 항소사건이었으며, CAFC는 특허청구범위 확정에 있어 최광의 해석(Broadest Reasonable Interpretation, BRI)2) 기준을 채택한 PTAB의 결정을 지지한 바 있음
 
〇 동 판결의 주요내용은 다음과 같음
  - (PTAB의 결정에 대한 판단) CAFC는 미국 특허상표청(USPTO)의 IPR 개시 결정을 검토할 사법권을 가지고 있지 않음
   ⦁USPTO는 IPR 대상이 된 해당 특허청구항의 범위 확정에 있어 법정 규칙제정 권한(statutory rulemaking authority)에 근거하여 최광의 해석(BRI) 기준을 채택할 수 있는 바, PTAB의 광범위한 청구항 해석과 그에 따른 자명성 판단은 적절하였음   
   ⦁Cuozzo社의 선행기술을 회피를 위한 청구항 축소 청구에 대한 PTAB의 거절 결정은 적절함
  - (최광의 해석 기준 적용에 관한 재심리 신청에 대한 판단) PTAB의 최광의 해석 기준 적용에 대한 Cuozzo社의 전원합의체 재심리 신청을 기각함
   ⦁의회는 USPTO에게 IPR을 제정하고 관장하는(establishing and governing inter partes review) 법규를 제정할 수 있는 규칙제정 권한을 부여했으며(미국 특허법 제316조(a)(4)), 이에 근거하여 USPTO는 IPR 절차에 대하여 최광의 해석(BRI) 기준을 도입했음(37 C.F.R. § 42.100(b)) 
   ⦁최광의 해석(BRI) 기준은 역사적 근거를 두고 있는 바, 이를 폐기하고자 하는 의회의 의도를 입증하는 근거없이 다른 기준을 채택하여서는 안 되며, 기준의 변경이 필요하다면 의회를 통한 입법적 해결이 필요함
 
〇 한편, Patently-O는 IPR 절차에서 제기되는 자명성의 쟁점에 관한 대부분이 USPTO의 특허청구범위의 최광의 해석에 따라 결정되고 있으므로 동 판결이 매우 중요하다고 언급하고, 특허권자는 CAFC에서의 판결 번복을 기대하는 것보다 PTAB에서 승소하는 편이 더 좋은 방법이라고 밝힘


1) In re Cuozzo Speed Technologies, Inc., 2014-1301 (Fed. Cir. Feb. 4, 2015.)

2) 출원발명의 청구범위는 명세서에 부합한 가장 넓은 합리적인 해석을 하여야 한다는 것을 의미함.