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미국 특허상표청, 헤지펀드 매니저 Kyle Bass의 당사자계 재심사 신청 기각
구분  미국 자료출처   www.reuters.com
분류   보호 > 권리의 보호 > 분쟁조정/판결
기관구분   공공 주체기관  미국 특허상표청
통권  2015-36 호 발행년도  2015
발행일  2015-09-04
〇 2015년 8월 24일, 미국 특허상표청(USPTO)은 유명 헤지펀드 매니저인 Kyle Bass가 「저렴한 약을 위한 연합(Coalition for Affordable Drugs)」과 함께 Acorda Therapeutics社의 특허무효를 주장하며 제기한 당사자계 재심사(Inter Partes Review, IPR)1)를 기각함2)
  - (배경) Hayman Capital Management社의 대표인 Kyle Bass는 거대 기업들이 의문스러운 방법으로 부적절하게 특허보호의 범위를 확장하고 있다고 주장하며, 「저렴한 약을 위한 연합」과 함께 다수의 제약사를 상대로 특허무효를 위한 IPR을 신청함 
   ⦁2015년 2월, Kyle Bass는 Acorda Therapeutics社의 대표적인 다발성 경화증(multiple sclerosis) 약물인 Ampyra와 관련된 2개의 특허에 대해 신규성 또는 진보성을 부정하며 IPR을 신청하였으며, 그 직후 Acorda Therapeutics社의 주가는 약 10 % 하락한 바 있음      
  - (주요내용) USPTO는 증거 불충분을 이유로 동 IPR 신청을 기각하였으며, 동 결정은 헤지펀드의 IPR 신청에 대한 제약사의 우려를 반영한 것으로 평가됨 
   ⦁제약사들은 최근 헤지펀드가 IPR을 투자전략의 하나로 활용하고 있다고 주장하며, 의회와 USPTO에 대하여 헤지펀드의 IPR 남용 방지 및 이에 대한 제재를 요청하고 있는 상황임 
   ⦁즉, 헤지펀드가 IPR 신청을 통해 해당 제약사의 주가 하락을 유도하고, 주가가 하락하였을 때 해당 주식을 공매도(short-selling)하여 수익을 얻는 방식으로 IPR 절차를 남용하고 있다는 것임 
   ⦁이에 대하여 USPTO는 IPR에 대한 제재가 헤지펀드의 투자전략 뿐만 아니라, IPR을 신청하는 개인에 대해서도 영향을 미칠 수 있기 때문에 신중한 입장을 보이고 있음
 
〇 한편, Kyle Bass는 동 결정에 대하여는 공식적인 입장을 밝히지 않았으나, 과거 헤지펀드의 IPR 신청에 대한 제재 요청에 관하여 언급한 자리에서 문제가 있는 특허를 무효화함으로써 의약품 가격을 낮추고 공익에 기여할 수 있다는 입장을 밝힌 바 있음 
  - Acorda Therapeutics社 측 Gerald Flattmann 변호사는 USPTO의 결정에 대해 만족감을 나타내며, 동 결정은 해당 특허 포트폴리오의 힘을 더욱 강하게 입증하는 계기가 되었다는 입장을 표함


1) IPR은 제3자가 특허 등록일로부터 9개월이 지난 이후에 USPTO에 해당 특허의 유효성에 대한 심판을 청구하는 제도로서 미국 발명법(AIA)에서 새롭게 도입됨.

2) Coalition for Affordable Drugs v. Acorda Therapeutics, IPR2015-00720 and IPR2015-00817, U.S. Patent and Trademark Office (Alexandria, Virginia).