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미국 특허상표청, 등록된 상표의 지정 상품 및 서비스의 정정 허용
구분  미국 자료출처   www.lexology.com
분류   보호 > 보호지원제도 정비 > 관련 제도 정비/개선
기관구분   공공 주체기관  미국 특허상표청
통권  2015-41 호 발행년도  2015
발행일  2015-10-09
〇 2015년 9월 1일, 미국 특허상표청(USPTO)은 등록된 상표의 지정 상품 및 서비스의 정정을 예외적으로 허용하는 것을 내용으로 하는 제도인 「Technology Evolution Pilot Program1)」을 실시한다고 발표함
  - (배경) 일반적으로 기 등록된 상표에 대한 지정 상품 및 서비스의 확대는 금지되며, 상표권자는 지정한 상품 및 서비스에 대한 지속적 상표 사용을 입증하는 서류를 정기적으로 제출하여야 함
   ⦁기술 발전에 따라, 최초 상표등록 시와 다른 형태 또는 매체를 통하여 상품 또는 서비스를 제공하게 되는 경우가 발생하는데, 실사용 상표가 등록상표와 동일하지 않거나 지정 서비스에 관한 등록상표의 사용을 하지 않는 경우, 상표권자는 해당 상표를 포기하고 새로운 상표 출원을 하여야 함   
  - (주요내용) 동 프로그램은 등록상표의 지정 상품 및 서비스의 변경(확대) 필요성이 기술 발전에 기인한 것일 때에는 예외적으로 해당 상표에 대한 지정 상품 및 서비스의 정정을 허용함2)
   ⦁(요건) 동 프로그램은 상표권자가 새로운 기술로의 발전에 따라 지정 상품 및 서비스의 변경이 부득이하다는 점을 입증한 경우에 한하여 적용됨
   ⦁(효과) 지정 상품 및 서비스의 변경이 단지 기술 발전의 결과에 따른 것이라면 기존의 등록에 따라 해당 상품 및 서비스에 대한 상표권을 유지할 수 있으며, 다만 원 등록에 부여된 불가쟁력(incontestability)3)은 새롭게 확대된 상품 및 서비스에는 미치지 않음
   ⦁(제3자 보호) USPTO는 등록상표의 변경으로 인하여 제3자에게 미칠 수 있는 영향을 고려하여, 동 프로그램의 신청 현황을 공개하고, 제3자가 공개일로부터 30일 이내에 의견을 제출할 수 있도록 할 계획임
  - (기대효과) 동 프로그램의 실시에 따라 상표권자들은 상당한 비용 절감의 효과를 얻을 수 있으며, 상표권을 통한 보호 범위를 확대할 수 있게 될 것으로 기대됨


1) 동 프로그램의 정식 명칭은 「Pilot Program to Allow Amendments to Identifications of Goods and Services in Trademark Registrations Due to Technology Evolution」임.

2) USPTO는 동 프로그램의 적용 예로, “워드 프로세싱을 위한 컴퓨터의 플로피 디스크”에서 “다운로드가 불가능한 워드 프로세싱 소프트웨어의 온라인 제공”, “예술사 분야의 활자본”에서 “다운로드가 가능한 예술사 분야의 전자서적”, “텔레뱅킹 서비스”에서 “온라인 뱅킹 서비스”로의 전환을 제시함. 

3) 미국 상표법상 상표권자는 상표등록 후 5년이 경과하면 유효성 선언서(declaration of incontestability)를 제출할 수 있으며, 이 경우 제3자는 등록상표의 유무효에 대해 더 이상 다툴 수 없게 되는데, 이를 불가쟁력이라 함. 상표권자는 동 프로그램에 따라 확대된 지정 상품 및 서비스에 대해서는 5년이 경과한 후 유효성을 제출할 수 있음.