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미국 특허상표청, 국외 우선권 주장의 보정에 관한 절차 변경
구분  미국 자료출처   www.ipwatchdog.com
분류   보호 > 보호지원제도 정비 > 관련 제도 정비/개선
기관구분   공공 주체기관  미국 특허상표청
통권  2015-45 호 발행년도  2015
발행일  2015-11-06
〇 2015년 10월 6일, 미국 특허상표청(USPTO)은 연방관보를 통해 「국외 우선권 주장의 보정에 관한 절차 변경(Change in Practice Regarding Correction of Foreign Priority Claims)」을 공고함
  - (배경) 종전에도 ‘국외 우선권 주장’의 보정 및 계속출원과 같은 ‘미국 선출원에 기초한 선출원 이익 주장’의 보정이 가능하였음1)  
   ⦁선출원 이익 주장에 기한 보정을 위해서 출원인은 자신의 의도와는 다르게 지연된 우선권 주장 수반 청구를 허락해 달라는 취지의 신청을 할 수 있으나, 국외 우선권 주장의 보정에 있어서는  별도의 신청이 불요한 것으로 규정되어 있어, 양자가 다르게 취급되었음2)
  - (변경이유) 종래에는 미국에서의 유효출원일만을 미국 특허(와 공개된 출원)의 최우선 출원일로 인정하며 인용참증3)의 선행기술로서의 유효 여부를 판단하였기 때문에 국외 출원 출원일이 문제되지 않았으나, AIA의 시행에 따라 국외 출원일을 기준으로 해당 출원을 인용참증으로 삼을 수 있게 됨4) 
   ⦁이에 따라, 양 제도 간의 불평등에 대한 문제가 제기되자, 제도의 균형을 위해 양 자 모두 보정을 위해서는 신청이 필요한 것으로 제도를 변경함 
  - (주요내용) 2015년 11월 5일부터는 국외 우선권 주장의 보정에 대해서도 선출원 이익 주장의 보정과 마찬가지로, 별도의 신청을 하여야 하며, 보정 신청이 허락되면 보정된 국외 우선권 주장 내용을 반영하여 공개된 특허출원의 내용이 수정 ‧ 공개됨


1) 국외 우선권 주장 또는 선출원의 이익 주장은 후출원일로부터 4개월 또는 선출원일로부터 16개월 중 늦은 때까지 할 수 있음.

2) 국외 출원에 기한 우선권과 국내 출원에 기한 선출원의 이익을 다르게 취급하는 이유는 미국 발명법(AIA) 시행 이전에는 국외 선출원의 출원일이 미국 특허출원의 공개에 있어서 선행기술을 판단하는 날짜에 영향을 미치지 않았기 때문임. 국외 우선권 주장의 보정 시에는 별도의 신청이 필요하지 않도록 규정함에 따라, 선출원 이익 주장의 선행 출원번호 보정에 있어서는 출원 공개 시에 정확한 선행 출원번호가 반영되나, 국외 우선권 주장의 보정에 있어서는 출원 공개 시에 보정한 내용이 반영되지 않는 사례가 발생되기도 하였음.

3) 선행기술문헌 중에서 심사과정에서 심사관에 의하여 인용된 문헌을 의미하며, 인용문헌이라고도 함.

4) AIA는 미국 특허, 미국 특허출원 공개, WIPO의 공개 출원이 미국 특허법 제119조 또는 365조에 따라 한 개 이상의 선행 국외 또는 국제 출원에 기한 우선권을 주장하는 경우에 있어서의 해당 특허 또는 공개 출원의 유효출원일은 대상 발명을 기술한 최우선출원일을 기준으로 한다고 명시함.