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미국 Bloomberg BNA社, 특허소송에 관한 컨퍼런스 개최
구분  미국 자료출처   www.ipwatchdog.com
분류   보호 > 보호지원제도 정비 > 보호 관련 서비스 지원
기관구분   민간 주체기관  Bloomberg BNA社
통권  2015-51 호 발행년도  2015
발행일  2015-12-18
〇 2015년 11월 12일, 미국 Bloomberg BNA社는 「새로운 시대의 특허소송(Patent Litigation in the New Era)」이라는 주제로 워싱턴 D.C.에서 컨퍼런스를 개최함 
  - 동 컨퍼런스에 따르면 성공적인 특허소송을 위해서는 법원에서의 특허사건과 특허심판위원회(PTAB)에서의 특허 유효성 다툼 간의 관계를 잘 이해하는 것이 필수적임 
 
〇 동 컨퍼런스에서는 지방법원과 PTAB의 상호작용이 중요한 쟁점 사안으로 논의되었으며, 그 주요내용은 다음과 같음
  - 특허침해로 피소당한 기업들은 해당 특허의 유효성을 다투기 위한 방법으로 당사자계 무효심판(Inter Partes Review, IPR)을 선호하고 있으나 특허소송과의 관계를 고려하여 적절한 전략을 수립할 필요가 있음 
  - 특허침해로 인한 피소 위험이 예측되는 기업은 지방법원에 특허무효 또는 특허 비침해 확인 소송(Declaratory Judgement, DJ)을 청구하여 특허권자의 권리행사를 저지하기도 하지만, IPR 청구 전에 DJ를 청구한 경우에는 IPR을 청구할 수 없으므로, 이에 대한 신중한 판단이 필요함
  - IPR의 청구인은 IPR 청구일 이후 DJ를 제기할 수 있는 바, 청구인은 가능한 한 빨리 IPR을 청구할 의사가 있음을 법원에 알림으로써 특허 전체가 아닌 합리적인 범위 내의 청구항만을 선별하여 IPR을 청구할 수 있도록 하는 것이 바람직함  
  - 특허권자가 특허소송을 제기한 날로부터 12개월 이내에는 IPR 청구가 허용되며, IPR 절차 개시 결정까지는 약 6개월이 소요되는 바, PTAB이 청구인의 주장을 일부 인용하는 경우를 대비하여 두 번째 IPR 청구를 위한 시간을 확보할 필요가 있음
   ⦁그러나 PTAB은 두 번째 IPR 청구에 대해 비우호적인 경향이 있다는 점을 유의해야 함
  - 전문가들은 특허권자가 법원에서 청구항 해석에 대하여 어떻게 주장하는지가 파악될 때까지 기다리는 편이 IPR 청구인에게 유리하다고 설명함