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중국 국가공상행정관리총국 상표국, OEM 상품의 상표권 침해 인정 기준을 정립한 판결 소개
구분  중국 자료출처   sbj.saic.gov.cn
분류   보호 > 권리의 보호 > 분쟁조정/판결
기관구분   공공 주체기관  중국 국가공상행정관리총국 상표국
통권  2016-06 호 발행년도  2016
발행일  2016-02-05
〇 2015년 12월 15일, 중국 공상행정관리총국(SAIC) 상표국은 중국 최고인민법원(最高人民法院)이 2015년 11월 26일에 주문자상표부착생산(OEM) 방식 상품에 대한 상표권 침해를 인정하는 기준을 명시한 판결1)을 소개함
  - (배경) 중국의 경제 개방 이후 OEM 생산방식 상품 제조업이 급속히 증대하였으나, 수출을 목적으로 하는 OEM 제품에 중국 상표권자가 등록한 상표를 사용하는 행위가 상표권 침해에 해당하는지 여부에 대하여 각 법원의 일관되지 않은 판결에 따라 논쟁이 지속되어 옴
  - (쟁점) 이미 중국에서 등록된 상표권을 OEM 방식으로 제작된 상품을 전량 수출하는 기업의 상표권 침해 인정 여부가 문제됨
 
  | 최고인민법원 재심 판결의 개요 |  
.
 
(사건 배경)
‣ 중국 A 회사는 「Pretual」이라는 상표의 권리자로 세관에 지식재산권 보호를 요청함
‣ 중국 B 회사는 멕시코 기업으로부터 자물쇠 생산을 위탁받고 멕시코에 등록되어 있는 「Pretual」 상표를 부착하여 해당 상품을 전량 멕시코로 수출하는 OEM 기업임
‣ B 회사는 세관을 통해 자물쇠의 수출을 시도하였으나, A 회사가 세관에 등록한 지식재산권 보호요청에 근거하여, B 회사의 수출이 불발되었고 세관은 해당 물품들을 압수함
‣ A 회사는 B 회사가 자신의 허가 없이 「Pretual」 상표를 부착한 자물쇠 상품을 생산·판매한 행위는 상표권 침해라고 주장함
‣ B 회사는 해당 상품은 전량 멕시코로 수출하여 실제로 중국에서는 판매되지 않고, 중국 소비자의 오인·혼동을 초래하지 않으므로 상표권 침해가 아니라고 주장함
‣ 이에 대하여 1심과 2심은 B 회사가 A 회사의 상표권을 침해한 것이라고 판단하였으나, B 회사는 중국 최고인민법원에 재심을 신청함
 
(최고인민법원 판결 요지)
‣ B 회사의 행위는 ① 해당 상품이 전량 해외로 수출되고, ② 중국 내에서는 식별 기능을 갖지 않으며, ③ 중국 소비자의 오인 및 혼동을 초래할 여지가 없어, 「Pretual」 상표 사용은 OEM 방식으로 생산되는 상품에 단지 물리적으로 상표를 부착하는 행위에 불과하고 “사용”의 의미에 해당하지 않는다고 판단하며 상표권 침해에 해당하지 않는다고 판결함



1) 中华人民共和国 最高人民法院 民事判决书 (2014) 民提字第38号.