• 2016년 7월 25일, 미국 연방항소법원(CAFC)은 「In re Magnum Oil Tools International, Ltd. 판결」¹⁾에서 특허부적격에 대한 설득책임²⁾은 특허의 무효를 주장하는 자에게 있음을 확인하고, 특허권자에게 설득책임을 부담하도록 한 특허심판윈원회(PTAB)의 심결을 파기함
 - (사건배경) McClinton Energy Group(이하, McClinton)社는 Magnum Oil Tools International (이하, Magnum)社가 보유한 수압균열법³⁾ 관련 특허(U.S. Patent No. 8,079,413, 이하, ’413 특허)에 대하여 당사자계 무효심판(Inter Partes Review, IPR)⁴⁾을 청구함
  ∙ PTAB이 특허권자인 Magnum社에게 비자명성에 대하여 입증하도록 하고 최종적으로 ’413 특허는 자명한 것으로 판단되어 무효라고 심결하자, Magnum社는 CAFC에 항소함
 - (판결요지) CAFC는 동 사건에서 특허권자에게 비자명성에 대한 입증책임을 전환한 것은 부적절하다고 판단하여 PTAB 심결을 파기하고, IPR 절차에서 입증책임은 전환되지 않으며, 특허부적격에 대한 입증책임은 언제나 특허의 무효를 주장하는 자에게 있다고 판결함
  ∙ CAFC는 설득책임과 증거제출책임을 명확히 구분하면서, 설득책임은 어떠한 증명을 하고자 하는 자가 증거의 우위(preponderance of the evidence) 또는 명백하고 확실한 증거(clear and convincing evidence)에 의하여 명확하고 구체적으로 입증할 것을 요한다고 함
  ∙ 반면, 증거제출책임은 새로운 증거 또는 기제출 기록을 기반으로 추가적인 증거를 제출하거나 설득력 있는 주장을 제시할 것을 요함
  ∙ CAFC는 IPR 절차에서 특허부적격에 대한 설득책임은 언제나 IPR 청구인에게 있으며, 이러한 입증책임은 특허권자에게로 전환될 수 없다고 판단하였고, 이는 증거제출책임에 있어서도 마찬가지라고 밝힘
  ∙ CAFC는 궁극적으로 자명성에 대한 입증책임은 특허무효를 주장하는 자가 부담하고, 법관 또는 배심원은 자명성과 비자명성에 대한 모든 증거를 고려하여야하므로, 입증책임 전환은 부적절할 뿐만 아니라 불필요한 혼란을 야기할 것이라고 설명함


1) In re Magnum Oil Tools Int'l, Ltd., Fed. Cir. No. 15-1300.

2) 미국 증거법상 입증책임(burden of proof)은 증거제출책임(burden of production)과 설득책임(burden of persuasion)을 포괄하여 지칭함. 설득책임은 당사자가 증거제출책임을 다하고 모든 증거가 제출되었을 때, 배심원이나 법관을 설득하여 자신에게 유리한 심증이 형성되도록 노력할 책임을 뜻함.

3) 수압균열법(hydraulic fracturing)은 물, 화학제품, 모래 등을 혼합한 물질을 고압으로 분사해서 바위를 파쇄해 석유와 가스를 분리해 내는 공법과 관련된 것임.

4) IPR은 제3자가 특허등록일로부터 9개월이 경과한 후 또는 등록 후 무효심판(Post-Grant Review, PGR) 종료 후, 선행문헌과 관련된 신규성 또는 진보성 결여를 이유로 특허무효를 다툴 수 있도록 허용한 제도. PGR은 제3자가 특허등록일로부터 9개월 이내에 특허의 무효와 관련된 모든 사유를 이유로, 특허무효를 다툴 수 있도록 허용한 제도.