• 2016년 8월 10일, 미국 연방항소법원(CAFC)은 「Arendi v. Apple 판결¹⁾ 」에서 특허요건으로서의 자명성(obviousness) 판단 시 상식(common sense)은 실질적 증거에 의해 뒷받침되고 충분한 증거에 따라 설명되어야 한다고 판시함
  - (사건배경) 2013년 12월, Apple社, Google社, Motorola Mobility社(이하, 피항소인)는 Arendi社가 보유한 컴퓨터 프로그램과 관련한 판독 가능 매체 특허(이하, ’843 특허)²⁾에 대하여 당사자계 무효심판(Inter Partes Review, IPR³⁾ )을 청구함
   ∙ 2015년 9월, 특허심판위원회(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)는 ’843 특허의 일부 청구항이 자명한 것이라고 판단하며, 해당 청구항은 특허 받을 수 없는 발명이라고 결정함
   ∙ Arendi社는 PTAB의 결정에 불복하여 CAFC에 항소함
  - (판결요지) CAFC는 PTAB이 자명성을 판단함에 있어 상식에 대한 법리를 잘못 적용하였다고 판단하고, 항소의 대상이 된 심결을 번복함
   ∙ 본 사안에서 피항소인(IPR 청구인)은 상식에 기초하여 ’843 특허의 일부 청구항이 자명하다고 주장하였고, PTAB은 이에 동의하였으나, CAFC는 PTAB가 상식이라는 점에 대한 충분한 증거를 제시하지 못하였다고 보았음
   ∙ CAFC는 자명성 판단 시 상식은 실질적 증거에 의해 뒷받침되고 충분한 증거에 따라 설명되어야 한다고 하면서, 자명성 판단을 위한 상식의 적용에 있어 다음의 3가지 요소를 강조함 
   ① 상식은 일반적으로 공지기술의 조합에 대한 동기(motivation)를 참작하는 데에 적용되는 것이지, 청구항 제한 조건(claim limitation)의 누락을 보완하기 위하여 적용되는 것이 아님
   ② 만약 상식이 선행기술로부터 청구항 제한 조건의 누락을 보충하기 위해 적용될 수 있다고 하더라도, 그 누락과 관련된 요소가 현저하게 단순하거나 복잡하지 않을 때 적용될 수 있으며, 해당 발명에서 중요한 역할을 하는 요소인 경우에는 적용될 수 없음
   ③ 상식은 합리적 분석과 뒷받침 증거를 대체하기 위하여 이용될 수 없음


1) ARENDI S.A.R.L. v. APPLE INC., No. 15-2073 (Fed. Cir. 2016).

2) U.S. Patent No.7,917,843(Method, system and computer readable medium for addressing handling from a computer program).

3) IPR은 제3자가 특허등록일로부터 9개월이 경과한 후에 특허심판위원회(PTAB)에 심판을 청구하여 해당 특허의 유효성을 다툴 수 있도록 허용한 제도임.