• 2016년 9월 8일, 미국 Bloomberg는 미국 발명법(America Invents Act, AIA)에 의해 도입된 새로운 특허무효심판 절차¹⁾가 특허소송에 미친 영향을 분석함
  - (특허침해소송 청구) 특허침해소송 청구 건수는 2009년 ~ 2013년 증가하다가 그 이후 감소세를 보이고 있는데(하단 좌측 그래프 참고), 특허심판위원회(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)의 결정이 특허권자에게 불리하다는 주장이 퍼지기 시작한 것이 영향을 미친 것으로 보임²⁾
  - (확인판결) 특허소송 중 확인판결(declaratory judgment)³⁾을 구하는 소송 비율은 2011년 AIA 시행을 기점으로 급락하였는데(하단의 우측 그래프 참고), 그 원인은 AIA가 ‘특허무효와 관련하여 확인판결을 청구한 당사자는 PTAB에 특허무효심판을 청구할 수 없다’고 규정하고 있기 때문임
  - (증거개시절차 비용) PTAB의 특허무효심판에 소요되는 비용은 특허무효소송에 소요되는 비용의 1/10 정도인데, 이는 특허무효심판에는 증거개시절차(discovery)를 위한 비용이 더 적게 투입되기 때문이며, 따라서 PTAB에 특허무효심판을 청구할 경우 상당한 비용이 절감됨
  - (PTAB 심판 결과) 2016년 7월 기준, IPR 청구에 대한 최종 결정(1,086건) 중 모든 청구항이 특허부적격으로 판단된 비율은 70%, 일부 청구항이 특허부적격으로 판단된 비율은 15%를 기록하여, 대부분의 PTAB 결정에서 대상 청구항이 특허부적격으로 판단되고 있음
  - (결론) AIA 시행 후 특허소송의 풍경은 많이 변화하였는데, 특허침해소송 및 확인판결 청구 건수가 감소하였고, 특허권 침해로 피소된 사람들은 잠재적으로 상당한 비용을 절감하게 되었음
   ∙ 반면, 특허권자들은 PTAB 결정에 대해 비우호적이며, 특허분쟁의 상당수를 화해(settle)로써 해결하려는 경향이 강하게 나타남

 

연도별 특허소송 청구 건수	특허소송 중 확인판결 비율

 
 
1) AIA에 의해 당사자계 무효심판(Inter Partes Review, IPR), 영업방법 특허에 대한 한시적 무효심판(Covered Business Method Patents Review, CBMR), 등록 후 무효심판(Post-Grant Review, PGR)이 새롭게 도입됨. IPR은 제3자가 특허등록일로부터 9개월이 경과한 후 또는 PGR 종료 후, 선행문헌과 관련된 신규성 또는 진보성 결여를 이유로 특허무효를 다툴 수 있도록 허용한 제도임. PGR은 제3자가 특허등록일로부터 9개월 이내에 특허의 무효와 관련된 모든 사유를 이유로, 특허무효를 다툴 수 있도록 허용한 제도이며, CBMR은 PGR에 대한 특칙으로, 영업방법 특허가 등록된 후 제3자가 특허의 유효기간 중 영업방법 특허에 대하여 특허무효를 다툴 수 있도록 허용한 제도임. 다만, CBMR은 2012년 9월 16일부터 2020년 9월 15일까지만 적용됨.
2) 2013년 10월, Randall Rader 前 연방항소법원장이 Bloomberg에 기고한 글에서 PTAB을 ‘특허권 암살단(death squads, killing property rights)’이라고 비유한 바 있음.
3) 특허침해소송의 피고는 반소로써 특허무효, 비침해, 집행 불능을 주장하는 확인판결을 청구할 수 있음.