• 2016년 12월 2일, 미국 연방대법원은 특허소진(patent exhaustion)이 쟁점이 된 “Impression v. Lexmark 사건”¹⁾에 대한 상고를 허가하고, 다음의 쟁점에 대한 심리를 진행하기로 결정함
  - 2016sus년 2월 12일 미국 연방항소법원(CAFC) 전원합의체(en banc)는 특허제품 판매 후 조건부 판매(conditional sale)가 허용되며, 이러한 경우 특허소진이 적용되지 않는다고 판단하였던바, 2016년 3월 22일 이에 불복한 Impression社는 상고허가를 신청함
  - 연방대법원은 동 사건에서 다음의 쟁점에 대한 심리를 진행하기로 결정함
   ① 조건부 판매(특허제품 판매 후 재사용 및 재판매 제한)에 대해 특허소진의 적용을 부정하여, 판매 후 제한을 위반한 행위에 대해 특허법상 침해 구제를 구할 수 있는지
   ② 미국 특허권자의 정당한 권원에 의해 특허제품이 미국 외에서 판매된 경우, 그 특허제품에 관한 미국 특허권이 소진되는지
 

Impression Products v. Lexmark 사건

(사건배경) ‣ 프린터 제조업체인 Lexmark社는 토너 카트리지에 대한 특허를 보유하고 있으며,‘1회 사용/재판매 제한(single-use/no-resale restriction)’이라는 조건으로 ‘리턴 프로그램 카트리지(return program cartridge)’2)를 판매 ‣ Impression社는 프린트 재생 카트리지 업체로 Lexmark社의 소비자로부터 카트리지를 구매한 후 이를 이용하여 재생 카트리지를 미국 내에서 판매 ‣ 양사는 기존의 선례3)를 인용하여 권리소진 적용에 대한 상반된 주장을 하였던바, Lexmark社는 Mallinckrodt v. Medipart 판결에 근거해 처음부터 명시적인 제한 조건을 둔 리턴 프로그램 카트리지의 판매에는 특허소진이 적용되지 않는다고 주장한 반면, Impression社는 그 이후에 선고된 Quanta Computer v. LG Electronics 판결이 위 판례를 암시적으로 번복하고 있다고 주장 ‣ 또한, Lexmark社는 Jazz Photo v. ITC 판결에 근거하여 특허제품의 해외 판매를 허락한 경우 해당 제품의 미국 내 수입 또는 재판매에는 특허소진이 적용되지 않는다고 한 반면, Impression社는 Kirtsaeng v. John Wiley & Sons 판결이 위 판결을 암시적으로 번복하고 있다고 하면서 Lexmark社가 해외에서 최초판매를 함으로써 Lexmark社의 권리는 소진되었다고 주장 (미국 연방항소법원 전원합의체의 판결요지) ‣ 2016년 2월 12일, CAFC 전원합의체는 특허제품의 조건부 계약 시 특허소진이 적용되는지와 미국 특허를 받은 제품이 해외에서 판매된 경우 미국 특허권이 소진하는지에 대하여 전원합의체 심리를 진행 ‣ CAFC 전원합의체는 특허권자가 특허제품 판매 시 재판매 또는 재사용 제한에 대한 명백한 고지를 하였다면 그 제한의 범위 내에서는 특허권자의 권리가 소진되지 않으며, 특허제품의 해외 판매에 대한 허락이 있는 경우, 해당 제품의 미국 내 수입 또는 재판매는 특허권자의 미국 특허권을 소진시키지 않는다고 판시

1) Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc., SCT Docket No. 15-1189.
2) 동 카트리지 역시 특허 받은 리턴 프로그램은 소비자에게 할인된 가격으로 토너 카트리지를 판매하고, 그 대신 해당 카트리지를 사용한 후 재제조 또는 재활용될 수 있도록 Lexmark社에 반환하도록 하는 것을 내용으로 함.
3) 관련 판례 : Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992) ; Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008) ; Jazz Photo Corp. v. International Trade Comm’n, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001) ; Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 133 S.Ct. 1351 (2013).