• 2017년 2월 3일, 미국 특허상표청(USPTO) 항소심판원(PTAB)은 플로리아주립대학교 연구재단(University of Florida Research Foundation, UFRF)이 보유한 특허에 대해 의료품 제조업체 Covidien社가 신청한 당사자계 무효심판(Inter Partes Review, IPR)¹⁾을 각하했다고, 법률관련 콘텐츠 제공매체 JDSUPRA가 보도함
  - (배경) 2016년, UFRF는 특허 라이선스 합의 위반을 이유로 Covidien社을 상대로 플로리다주 법원에 소송을 제기함
   ∙ 이에 대하여 Covidien社는 라이선스 특허를 침해하지 않았음을 주장하는 반소를 제기함과 동시에 해당 특허에 대해 3건의 IPR을 신청함
   ∙ UFRF는 PTAB에 미국 수정헌법 제11조 주권면제(sovereign immunity)²⁾를 근거로 Covidien社의 IPR 신청을 각하해 줄 것을 신청하였고, PTAB이 이를 받아들인 것임
  - (PTAB의 판단) PTAB은 UFRF가 수정헌법상 주권면제(sovereign immunity)의 자격이 있는 州기관에 해당하여 IPR절차가 진행될 수 없다고 결정함
   ∙ 또한 PTAB은 IPR도 일반법원의 소송과 마찬가지로 증거개시(discovery), 청문(hearings), 진술(deposition) 등의 변론주의적 절차가 진행되므로 IPR에 주권면제 조항을 적용할 수 있다고 설명함
   ∙ UFRF가 州기관인지 여부에 대하여, PTAB은 UFRF가 특허 라이선싱 및 실시료 징수 등 플로리다주와 관련한 특정한 역할을 수행하므로 州기관에 해당한다고 봄
   ∙ 이와 관련하여 PTAB은 4가지 요소를 검토했는데 즉, ① 주법이 UFRF를 어떻게 정의하는지, ② 플로리다주의 UFRF에 대한 통제 정도, ③ UFRF 자금이 어디서 나오는지, ④ UFRF 평가에 대한 책임을 누가 지는지를 검토하여 결정함
  - (PTAB 결정의 의미) 이번 PTAB의 결정은 주립대학교와 같은 州기관이 보유한 특허에 대해서는 해당 州기관이 동의하지 않는 이상 IPR을 신청할 수 없음을 분명히 함
   ∙ 그러나 만일 州기관이 특허침해에 대한 의심을 받는 경우에 IPR에 있어서 주권면제가 포기되는지 여부가 분명치 않다는 지적이 있음
 
 
1) IPR은 제3자가 특허등록일로부터 9개월이 경과한 후에 특허심판위원회(PTAB)에 심판을 청구하여 특허의 유효성을 다툴 수 있는 제도임.
2) 주권면제란 특정국 재산을 타국의 재판소가 관할할 수 없다는 의미로, 1795년 미국 수정헌법 제11조는 다른 주의 시민 또는 외국의 주체나 시민이 합중국의 한 주에 대하여 개시하거나 제기한 보통법상 또는 형평법상 소송에 대하여는 연방 재판관할권이 미치지 않음을 규정하고 있음.