• 2017년 2월 24일, 미국 지식재산관련 콘텐츠 제공 매체 IPWatchdog는 특허권침해 경고장 발송 및 라이선스 협상이 특허소송의 관할 결정과 어떠한 관계가 있는지를 Xilinx v. Papst 사건¹⁾을 통해 설명함

- (Xilinx v. Papst 사건) 독일에 사업기반을 두고 있는 특허비실시기업 Papst社는 2014년에 미국 캘리포니아에 위치하고 있는 Xilinx社에 2건의 특허침해 경고장을 발송하고 동시에 라이선스 체결을 제안함
  ∙ Papst社 측의 대리인들이 라이선스 협상을 위해 캘리포니아를 방문하였지만 합의를 이루지 못함
  ∙ 그 뒤, Xilinx社는 Papst社의 특허가 무효라고 주장하며 캘리포니아 북부지방법원에 소송을 제기하였고, 이에 Papst社는 캘리포니아에서 소송을 제기하는 것이 소송의 인적관할(personal jurisdiction)을 충족하지 못했다고 주장하며 소송의 각하를 요청함
  ∙ 캘리포니아 북부지방법원은 특허권침해 경고장 발송 및 특허라이선스의 시도만으로는 그 이상의 행동이 없다면 인적관할이 성립되었다고 볼 수 없다고 판단하고, 이 사건을 각하함
  ∙ 그러나 2017년 2월 15일 이 사건의 항소심 판결에서 미국 연방순회법원은 인적관할의 성립을 인정함
  ∙ 연방순회법원은 Papst社가 경고장발송 및 라이선스 시도 외에 협상을 위한 추가적인 접촉, 즉 협상을 위해 대표단이 캘리포니아를 방문했었기 때문에 인적관할이 성립되었다고 판결함

- (연방대법원의 인적관할 인정 요건) 미국 연방대법원은 인적관할 결정과 관련하여 다음의 3가지 요건을 검토하고 있음
  ∙ ① 피고가 사건이 발생한 지역의 주민으로서 행동한다고 충분히 인식하고 있는지 여부
  ∙ ② 해당 사건에서의 주장들이 사건 발생지 내에서의 피고의 행위와 관련이 있는지 여부
  ∙ ③ 인적관할에 대한 주장이 합리적이고 공정한지 여부
  ∙ 위 ③의 ‘합리적이고 공정한’ 주장인지 여부는 피고의 부담(burden), 사건의 판결에 대한 해당 州의 이익, 효과적인 처분을 획득할 원고의 이익 등의 요소를 고려하여 판단함²⁾


1) Xilinx, Inc. v. Papst Licensing GmbH & Co. KG(Fed. Cir. Feb. 15, 2017).
2) 이 사건에서 Papst社는 캘리포니아에서 소송을 수행하는 것은 피고에게 부담을 주어 부당하다고 주장하였으나, 연방순회법원은 Papst社 측의 대리인들의 ‘영역적 현존(territorial presence=캘리포니아 지역으로의 진입)’이 캘리포니아에 있다고 인정되고, 특허비실시기업으로서 미국과 다른 외국에서 사업을 하는 것은 극히 자연스러운 일이라는 점 등을 들어 Papst社의 주장을 인용하지 않음.