• 2017년 5월 3일, 영국 의회는 지식재산권 침해소송에 대한 정당하지 않은 위협을 통해 부당이득을 획득하는 것을 방지하기 위한 개정법 ‘2017년 지식재산법(정당하지 않은 위협)’¹⁾(이하 ‘개정법’)을 확정함

- (배경) 2012년, 영국 기업혁신기술부(Department for Business Innovation and Skills, BIS)는 지식재산권 침해에 대한 근거 없는 위협을 하는 경우에 대해 영국 법률위원회(Law Commission)에 법률적 검토를 요청함
  ∙ 법률위원회는 2014년 ~ 2015년에 걸쳐 지식재산법 개정권고안을 발표하였으며, 이후 2016년 5월 관련 개정법안인 ‘지식재산법안(정당하지 않은 위협)’이 영국 상원에 제출됨²⁾
  ∙ 동 법안은 2016년 12월 상원을 통과하였으며, 2017년 1월에 하원 제2독회, 3월에 제3독회를 통과하여 국왕 승인(Royal Assent) 단계에 진입함

- (주요내용) 동 법안은 2017년 4월 27일 영국 여왕의 재가를 받아 법률로 확정되었으며, 이에 따라 1997년 특허법(Patents Act 1977), 1994년 상표법(Trade Marks Act 1994), 1949년 등록디자인법(Registered Designs Act 1949) 등 법률의 일부 조항이 개정됨
  ∙ 개정법은 특허권 침해에 대한 소송은 상품 제조, 수입 등 1차적 (침해)행위자(primary actor)에 대해 제기되어야 한다는 2004년 특허법 개정 조항을 상표법, 등록디자인법 등에 도입함으로써 그 범위를 지식재산권 전체로 확대하는 것에 초점을 두고 있음
  ∙ 먼저 개정법은 지식재산권자의 의사행위에 대하여 ⅰ) 그가 적법한 지식재산권을 보유하고, ⅱ) 해당 지식재산권의 침해를 근거로 타인에게 소송을 제기할 의도를 가졌으며, ⅲ) 해당 침해 행위가 영국 내에서 이루어진 경우 이를 ‘위협’³⁾으로 규정함
  ∙ 또한 ‘실행 가능한 위협(actionable threats)’ 및 그 예외를 규정함으로써 정당하지 않은 위협이 가해진 경우에 대한 구제 및 방어수단을 제공함
  ∙ 한편, 지식재산권자는 '허락된 의사행위(permitted communications)’ 조항에 따라 합리적 노력을 기울였음에도 1차적 행위자가 확인되지 않을 경우 2차적 행위자(secondary actor)에 1차적 행위자에 대한 정보 등을 요청할 수 있음
  ∙ 특히, 특정한 경우 위협을 받은 자는 위협행위를 한 자(지식재산권자)에 대해 소를 제기할 수 없다는 예외가 존재하며, 이러한 예외는 지식재산권의 종류에 따라 각 조항에 구체적으로 규정됨

- (시행) 관련 당국은 개정법의 시행을 위해 현재 하위법령(secondary legislation)을 준비 중이며, 이는 올해 말 완료될 것으로 예상됨


1) Intellectual Property (Unjustified Threats) Act 2017.
2) Intellectual Property (Unjustified Threats) Bill. 관련 내용은 본 연구원 동향 「Issue & Focus on IP」 2016-25호 참조:
https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU&po_no=15716
3) 개정법의 위협(threat)이란 정당한 권리에 기한 '실행 가능한 위협'과 정확한 근거가 없음에도 침해소송을 제기하겠다는 '정당하지 않은 위협'을 포함하는 개념임.