• 2017년 5월 30일, 미국 연방대법원은 조건부 판매를 하더라도 판매가 완료된 제품에 대해서 특허권자가 권리를 추가로 행사할 수 없고, 이러한 특허소진론¹⁾은 해외에 판매한 제품에도 적용된다는 판결을 내림²⁾

- (배경) 2016년 12월 2일, 미국 연방대법원은 특허소진(patent exhaustion)이 쟁점이 된 “Impression v. Lexmark 사건”에 대한 상고를 허가하고, 다음의 쟁점에 대한 심리를 진행하기로 결정함³⁾
  ∙ 조건부 판매(특허제품 판매 후 재사용 및 재판매 제한)에 대해 특허소진의 적용을 부정하여, 판매 후 제한을 위반한 행위에 대해 특허법상 침해 구제를 구할 수 있는지
  ∙ 미국 특허권자의 정당한 권원에 의해 특허제품이 미국 외에서 판매된 경우, 그 특허제품에 관한 미국 특허권이 소진되는지


<Impression Products v. Lexmark>

(사건배경)
‣ 지난 2010년, 미국 프린터 제조업체 Lexmark社(Lexmark International Inc.)는 국내외에 토너 카트리지를 ‘일반형’과 ‘할인형’으로 나눠 팔면서 ‘할인형’은 재가공·재판매를 금지함
‣ 리셀러 업체인 Impression社(Impression Products)가 이를 무시하고 미국 밖에서 사들인 제품을 재가공해 미국으로 수출하자 렉스마크는 특허 침해 소송을 제기함
‣ 양사는 권리소진 적용에 대한 상반된 주장을 하였던바, Lexmark社는 Impression社의 행위가 자사의 특허권을 침해한다고 주장하였고, Impression社는 Lexmark社의 주장에 대해 특허소진을 근거로 항변
 
(미국 연방항소법원(CAFC) 판결요지)
‣ 2016년 2월 12일, CAFC 전원합의체는 특허권자가 특허제품 판매 시 재판매 또는 재사용 제한에 대한 명백한 고지를 하였다면 그 제한의 범위 내에서는 특허권자의 권리가 소진되지 않으며, 특허제품의 해외 판매에 대한 허락이 있는 경우, 해당 제품의 미국 내 수입 또는 재판매는 특허권자의 미국 특허권을 소진시키지 않는다고 판시
‣ 2016년 3월 22일 이에 불복한 Impression社는 상고허가를 신청함


- (주요내용) 2016년 CAFC는 Impression社의 주장을 받아들이지 않았지만, 2017년 연방대법원이 특허소진을 적용하여 특허권자의 보호범위를 좁히는 판결을 하였으며, 주요내용은 다음과 같음
  ∙ 미국 연방대법원 John Roberts 대법원장은 판매가 완료된 제품에는 특허권을 더 이상 행사할 수 없으며, 구매자가 재판매를 하지 않기로 합의한 경우에도 구매자의 제품 처분까지 막을 수는 없다고 판결하였고, 아울러 이러한 특허소진론은 국내외를 막론하고 동일하게 적용된다고 밝힘
  ∙ Ruth Bader Ginsburg 판사는 해외에 제품을 판매한 경우, 특허권이 소진되지 않는 것으로 봐야한다고 소수 의견을 제시함


1) 특허소진론은 특허품 판매로 이미 수익을 올린 권리자에게 이후 유통 과정에서도 특허권 행사를 허용했을 때 발생할 수 있는 이중 보상·유통 방해 등을 방지하는데 활용하는 원칙을 의미함.
2) Impression Products v. Lexmark, 15-1189.
3) 관련 내용은 본 연구원 동향 「Issue & Focus on IP」 2016-50호 참조:
https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&field=searchTC&query=특허소진&po_item_gb=US&po_no=16255