• 2017년 6월 20일, 미국 Apple社는 샌디에이고 지방법원에 Qualcomm社를 상대로 추가 제출한 소장을 통해 특허소진론¹⁾을 주장함

- (배경) 미국 Apple社는 2017년 1월 Qualcomm社가 기술사용에 대한 불공정 조건을 요구하고 있다며 미국 샌디에이고 지방법원에 Qualcomm社를 제소하고, 수십억 달러에 달하는 특허료 지급을 유예함
  ∙ 2017년 5월 Qualcomm社는 Apple社의 아이폰을 미국 시장에 들어오지 못하도록 미국 국제무역위원회(International Trade Commission, ITC)에 제소하겠다고 밝힘
  ∙ ITC가 Qualcomm社의 주장을 받아들여 Apple社의 아이폰 수입금지 중지명령을 하면 아시아에서 생산되는 아이폰은 미국 시장에서 판매하지 못하게 됨

- (주요내용) Apple社는 Qualcomm社가 스마트폰 제조업체에게 칩을 판매했을 경우 별도로 라이선스 비용을 받을 수 없다고 주장함
  ∙ Apple社은 미국 연방대법원 판결²⁾ 취지를 들어 Qualcomm社가 칩셋 판매와 라이선스 비용 징수를 병행한 것은 특허소진론을 적용한 연방대법원 판결 취지에 반하는 행위라고 언급함


<Impression Products v. Lexmark>³⁾

(사건배경)
‣ 지난 2010년, 미국 프린터 제조업체 Lexmark社(Lexmark International Inc.)는 국내외에 토너 카트리지를 ‘일반형’과 ‘할인형’으로 나눠 팔면서 ‘할인형’은 재가공·재판매를 금지함
‣ 리셀러 업체인 Impression社(Impression Products)가 이를 무시하고 미국 밖에서 사들인 제품을 재가공해 미국으로 수출하자 Lexmark社는 특허 침해 소송을 제기함
‣ 양사는 권리소진 적용에 대한 상반된 주장을 하였던바, Lexmark社는 Impression社의 행위가 자사의 특허권을 침해한다고 주장하였고, Impression社는 Lexmark社의 주장에 대해 특허소진을 근거로 항변함
 
(미국 연방항소법원(CAFC) 판결요지)
‣ 2016년 2월 12일, CAFC 전원합의체는 특허권자가 특허제품 판매 시 재판매 또는 재사용 제한에 대한 명백한 고지를 하였다면 그 제한의 범위 내에서는 특허권자의 권리가 소진되지 않으며, 특허제품의 해외 판매에 대한 허락이 있는 경우, 해당 제품의 미국 내 수입 또는 재판매는 특허권자의 미국 특허권을 소진시키지 않는다고 판시
‣ 2016년 3월 22일 이에 불복한 Impression社는 상고허가를 신청함
 
(미국 연방대법원 판결요지)
‣ 2017년 5월 30일, 미국 연방대법원은 조건부 판매를 하더라도 판매가 완료된 제품에 대해서 특허권자가 권리를 추가로 행사할 수 없고, 이러한 특허소진론은 해외에 판매한 제품에도 적용된다는 판결을 내림


1) 특허소진론은 특허품 판매로 이미 수익을 올린 권리자에게 이후 유통 과정에서도 특허권 행사를 허용했을 때 발생할 수 있는 이중 보상·유통 방해 등을 방지하는데 활용하는 원칙을 의미함.
2) 관련 내용은 본 연구원 동향 「Issue & Focus on IP」 2017-24호 참조: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=16783
3) Impression Products v. Lexmark, 15-1189.