• 2017년 7월 27일, 영국 지식재산청(UKIPO)은 지식재산권 침해소송에 대한 정당하지 않은 위협¹⁾을 통해 부당이득을 획득하는 것을 방지하기 위한 개정법 ‘2017년 지식재산법(정당하지 않은 위협)’²⁾에 관하여 기업을 위한 지침³⁾을 마련하고 이를 발표함

- (배경) 2012년, 영국 기업혁신기술부(Department for Business Innovation and Skills, BIS)는 특허, 상표, 등록디자인 등 침해 소송을 남용하는 정당하지 않은 위협 행위를 규제하기 위한 관련 법률의 개정법안 마련에 착수함
  ∙ 2017년 4월, 동 개정법안은 영국 여왕의 재가(Royal Assent)를 받아 법률로 확정되었으며, 이에 따라 1997년 특허법(Patents Act 1977), 1994년 상표법(Trade Marks Act 1994), 1949년 등록디자인법(Registered Designs Act 1949) 등 법률의 일부 조항이 개정됨⁴⁾

- (주요내용) 동 지침은 개정법으로 인한 법적 프레임워크의 변경 사항과 이러한 법률 개정이 기업과 지식재산권 보유자(권리자) 및 제3자에 미치는 영향에 대해 기업 관계자들이 보다 이해하기 쉽고 상세하게 설명하고 있으며, 개정법의 주요내용에 대해 다음과 같이 기술함
  ∙ 특허권 침해에 대한 소송은 상품 제조, 수입 등 1차적 (침해)행위자(primary actor)에 대해 제기되어야 한다는 2004년 특허법 개정 조항을 상표법, 등록디자인법 등에 도입함으로써 그 범위를 지식재산권 전체로 확대함
  ∙ 이를 통해 공급망 내 선의자(소매업자 등) 및 소비자가 부당한 위협으로부터 보호받을 수 있는 대응책을 제공함
  ∙ ‘실행 가능한 위협(actionable threats)’ 및 그 예외를 규정하는 등 권리자가 효과적으로 지식재산권을 보호할 수 있도록 함과 동시에 경쟁을 왜곡하거나 혁신을 저해하기 위하여 위협을 남용하지 않도록 적절한 법적 형평을 도모함
  ∙ 법적 분쟁이 발생한 경우, 분쟁당사자가 정보를 교환할 수 있는 명확한 프레임워크를 제공함으로써 조속한 문제 해결을 지원함
  ∙ 법정대리인은 고객을 대리하여 가한 위협에 대하여 개인적 책임을 면제받을 수 있음
  ∙ 정당하지 않은 위협으로부터의 보호에 관한 규정이 통합특허법원이 도입된 이후에 그 관할에 속하는 유럽특허에도 적용될 수 있도록 관련 법률을 개정함


1) 개정법의 위협(threat)이란 정당한 권리에 기한 '실행 가능한 위협'과 정확한 근거가 없음에도 침해소송을 제기하겠다는 '정당하지 않은 위협'을 포함하는 개념임.
2) Intellectual Property (Unjustified Threats) Act 2017.
3) The Intellectual Property (Unjustified Threats) Act 2017 Business Guidance. 동 지침의 원문은 다음의 웹페이지 참조:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/633353/unjustified-threats-act-guidance-for-business.pdf
4) 관련 내용은 본 연구원 동향 「Issue & Focus on IP」 2017-20호 참조: https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU&po_no=16699