• 2017년 7월 12일, 영국 대법원(United Kingdom Supreme Court, UKSC)은 Actavis v Eli Lilly 판결¹⁾에서 제법발명의 특허청구범위의 효력은 문언적 기재에 국한할 것이 아니라, 균등의 범위(실질적으로 동등한 변형물(variants))까지 미친다고 해석함으로써 특허보호범위를 확대함

<Actavis UK Ltd. and others v Eli Lilly and Company>

(사건배경)
‣ Eli Lilly & Company(이하 ‘Lilly社’)는 항암제인 페메트렉시드이나트륨염칠수화물(pemetrexed disodium) 및 해당 화합물과 비타민 B12 및 엽산을 병용하여 투여하는 제법에 대한 특허를 획득하고 지난 2004년부터 이를 ‘알림타(Alimta)’라는 브랜드로 시판해왔음
‣ 알림타의 기본 화합물에 관한 특허 만료일(2015년 12월)이 다가옴에 따라 Actavis group of companies(이하 ‘Actavis社’)는 알림타의 제네릭 버전을 출시하고자 하였는데, Lilly社는 Actavis社 제네릭 의약품의 제법이 알림타의 투여용법과 동일하며 Actavis社 제네릭 의약품이 영국, 프랑스, 스페인 및 이탈리아 시장(이하 ‘영국 등’)에서 판매될 경우 이는 Lilly社의 알림타 제법특허를 직·간접적으로 침해할 것이라는 이유로 영국 특허법원(England and Wales High Court(Patents Court))에 제소함
‣ 이에 대하여 Actavis社는 자사의 제네릭 의약품은 페메트렉시드이나트륨염칠수화물이 아닌 페메트렉시드이염기산(pemetrexed diacid), 페메트렉시드디트로메타민(pemetrexed ditromethamine) 또는 페메트렉시드이칼륨(pemetrexed dipotassium)을 사용했다는 점에서 특허권을 침해하지 않았다고 주장함
‣ 2014년 5월, 특허법원은 Actavis社의 제네릭 의약품은 Lilly社의 특허를 직·간접적으로 침해하지 않는다고 판단하고 이는 Actavis社 제네릭 의약품이 시판될 영국 등에서 모두 적용된다고 판결함²⁾
‣ 2015년 6월, 영국 항소법원(Court of Appeal)은 제형을 변경하거나(reconstituted) 염으로 희석된 Actavis社의 제네릭 의약품이 Lilly社의 제법특허를 간접적으로 침해할 수 있지만, 동등성의 원칙에서 보면 직접적으로 침해한 것은 아니라고 판결³⁾하였으며, 이에 Actavis社와 Lilly社 모두 UKSC에 상고함
 
(쟁점)
‣ Actavis社의 제네릭 의약품이 Lilly 특허의 특허청구범위를 문언적으로 침해했는지 여부
‣ 제법특허의 특허청구범위의 일부 구성요소를 다른 변형물로 치환 또는 대체한 경우, 특허권 침해에 해당되는지 여부
 
(판결요지)
‣ 유럽특허조약(EPC) 제69조의 해석에 관한 프로토콜(Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC) 제1조 및 제2조에 따라 특허청구범위는 청구항의 문자적 의미에 제한되지 않고 그 보호범위 또한 균등물(equivalents)로 치환되었는지 여부를 고려해야 함
‣ 특허청구범위의 문언적 기재에 따르면 Actavis社의 제네릭 의약품은 Lilly社의 특허를 침해하지 않음
‣ 그러나 Actavis社의 제네릭 의약품은 모두 페메트렉시드음이온(pemetrexed anion)과 비타민 B12를 포함하며 알림타와 실질적으로 동일한 방식으로 실질적으로 동일한 기능을 수행하고 있으므로 Lilly社의 특허를 직접적으로 침해하는 것임
‣ 따라서 UKSC는 Lilly社의 청구를 인용하고 Actavis社의 상고를 기각함


1) Actavis UK Limited and others v Eli Lilly and Company ([2017] UKSC 48).
2) [2014] EWHC 1511 (Pat).
3) [2015] EWCA Civ 555.