• 2018년 1월 17일, 유럽 특허청(EPO)은 부적법한 우선권 주장을 이유로 미국 브로드 연구소(Broad Institute)¹⁾의 크리스퍼(CRISPR) 유전자 가위기술(이하 ‘CRISPR 기술’)²⁾의 핵심적 부분과 관계된 특허 1건을 취소함

- (배경) 2012년 12월, 브로드 연구소(Feng Zhang 교수)는 CRISPR 기술을 포유류의 진핵세포에 적용할 수 있음을 입증하고 미국특허 및 국제특허를 출원함
  ∙ 브로드 연구소는 PCT 출원에 기반하여 2013년 12월 12일 이 사건 유럽특허(EP 2771468)(이하 ‘해당 특허’)를 출원하였으며, 12건의 미국 가출원(provisional applications)³⁾에 의한 우선권을 주장함
  ∙ 2015년 2월 11일, 브로드 연구소는 해당 특허를 취득하였으나, 이후 CRISPR Therapeutics社, Novozymes社 등에 의해 9건의 이의신청이 제기되었으며, 이의신청인은 브로드 연구소가 주장한 우선권에 대한 일부 근거가 부적법함을 주장하며 해당 특허의 취소를 요구함

- (결정) EPO는 해당 특허에 대해 주장된 우선권의 성립요건에 흠결이 있다고 판단하고, 이의신청인의 주장을 인용하여 해당 특허를 취소함
  ∙ 파리협약⁴⁾ 제4조(1)와 유럽특허조약(EPC) 제87조는 선출원인 또는 그 승계인은 동일한 발명의 후출원에 대해 우선권을 향유할 수 있음을 규정하고, 이에 따라 후출원은 선출원과 후출원 사이에 공개된 발명으로 인해 신규성 또는 진보성의 항변을 받지 않게 됨
  ∙ 또한 유럽 판례법은 선출원의 출원인이 아닌 후출원인이 우선권을 주장하기 위해서는 후출원이 제출되기 전에 선출원인의 정당한 승계인으로서 지위를 획득해야 한다고 규정하고 있음
  ∙ 따라서 유럽 판례법 실무상 선출원이 공동으로 출원된 경우라면, 후출원인은 모든 출원인으로부터 승계인으로 지정 받아야만 선출원에 기한 우선권을 주장할 수 있음
  ∙ 반면에 미국의 경우는 우선권 요건을 덜 엄격하게 규정하고 있어서, 후출원인이 선출원의 공동출원인 중 1인이거나 또는 그의 승계인으로 확인되면 선출원에 기한 우선권을 주장할 수 있음
  ∙ 이 사건의 경우, 브로드 연구소는 미국특허 US 201261736527 등에 기해 우선권을 주장하였는데 그중 가장 먼저 출원된 US 201261736527과 US 201361748427의 출원인(승계인)이 해당 특허가 기반한 PCT 출원의 출원인과 일치하지 않음이 확인됨
  ∙ 따라서 EPO는 해당 특허의 우선권 주장에 흠결이 있고, 이에 선출원과 해당 특허 출원일 사이에 공개된 발명으로 인해 신규성 또는 진보성이 결여된다고 판단, 해당 특허를 취소함

- 브로드 연구소는 이번 결정에 대해 “이는 해당 특허의 실질적 내용이 아닌, 기술적 형식요건에 대한 해석의 차이에 기한 것으로, 국제특허절차의 조화를 추구하는 파리협약과는 일치하지 않는 부분이며, 따라서 향후 불복심판을 통해 EPO의 결정을 번복할 수 있다고 확신한다”는 성명을 발표함


1) 미국 하버드·MIT 공동연구소.
2) 유전자 가위기술이란 특정 유전체를 찾아 잘라낸 뒤 자른 단면을 이어붙이는 기술로, 크리스퍼(CRISPR) 유전자 가위기술은 Cas9이라는 단백질 효소를 이용해 기존의 기술에 비해 정교함과 효율성을 획기적으로 개선한 3세대 유전자 가위기술임. 이는 유전자 교정을 요하는 다양한 기술분야에 활용될 수 있으며, 크리스퍼 유전자 가위기술 세계 시장은 2014년 기준 약 2억 달러로, 2016년부터 연평균 36.2%로 성장해 2022년에는 23억 달러로 성장할 것으로 전망됨.
3) US 201261736527(2012.12.12.) 외 11개.
4) 산업재산권의 보호에 관한 파리협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property).