• 2018년 1월 16일, 유럽연합 일반법원(General Court of the European Union)은 스타벅스(Starbucks)社가 도형상표 ‘COFFEE ROCKS’에 대해 제기한 이의신청을 거절한 유럽 지식재산청(EUIPO) 심판부(Board of Appeal)의 결정은 혼동 가능성 및 유사성 판단에 오류가 있다고 보고 이를 파기함¹⁾

- (사건배경) 2013년, Hasmik Nersesyan은 도형상표 ‘COFFEE ROCKS’를 유럽상표로 출원·공개하였는데, 이에 대해 스타벅스社는 해당 상표가 EU상표규정(EUTMR) 제8조(1)(b) 및 제8조(5)²⁾에 따라 자사의 ‘STARBUCKS’ 상표와 유사성을 띄므로 무효라고 주장하고 이의를 제기함
  ∙ 2015년 2월, EUIPO 이의신청부(Opposition Division)는 해당 이의신청을 거절하였고, 이에 스타벅스社는 EUIPO 심판부에 불복심판을 청구하였으나, 2016년 5월 심판부는 이의신청부의 거절결정을 인용함

- (주요내용) EUIPO 심판부 결정에 대한 스타벅스社의 항소심에서 일반법원은 스타벅스 로고와 ‘COFFEE ROCKS’ 상표 사이에 유사성이 인정된다고 판단, 심판부의 결정을 파기함
  ∙ 문제된 상표 간에 일부 유사점이 존재한다면, 그 혼동 가능성에 대한 판단은 상표가 주는 전반적인 인상(overall impression)을 기반으로 문제가 되는 상표의 시각적·표음적·개념적 유사성에 대해 평가해야함
  ∙ 이러한 평가에는 평균 소비자의 인식이 결정적으로 역할 하는데, 일반적으로 소비자는 상표를 전체적으로 인식할 뿐이지 그 세부적 요소를 분석하지 않으며, 종래의 판례법도 대중의 관점에서 하나 이상의 측면에서 적어도 부분적인 동일성이 인정되는 경우 두 상표는 유사하다고 보고 있음
  ∙ 따라서 이 사건 상표들의 지배적 요소인 단어(‘STARBUCKS’와 'COFFEE ROCKS')가 완전히 다르더라도 해당 상표들의 전체적 인상에서 오는 다른 요소들을 간과할 수 없음
  ∙ 이 사건 상표들은 ⅰ) 두 개의 원형이 겹쳐져 그 중심에는 도형이, 두 원 사이의 밴드 양쪽에는 형상(별과 음표)이 동일한 위치에 놓여있고, ⅱ) 동일한 색상과 테두리 선, 글씨체가 사용되었으며, ⅲ) 유럽상표는 도형의 구성을 보호할 뿐이므로 권리자는 그 색상을 자유롭게 선택할 수 있음
  ∙ 또한 ⅳ) 상표의 혼동 가능성을 판단함에 있어서 그 상표가 사용될 재화 또는 용역의 유사성도 고려해야 하므로, 이 사건 상표들이 ‘coffee’라는 단어를 공통으로 사용하고 있다는 점도 중요함
  ∙ 따라서 일반적으로 상표에서 단어적 요소가 도형적 요소보다 더 식별력을 가진다 하더라도, 이 사건의 경우에는 일반 소비자의 입장에서 두 상표를 혼동할 여지가 많고, 따라서 EUIPO 심판부의 결정은 혼동 가능성에 대한 전반적 평가와 상표 간 유사성 판단에 오류가 있음이 인정됨

 

'COFFEE ROCKS' 상표(左)와 스타벅스社의 상표(검은색(中)과 녹색(右))

1) Starbucks Corp v EUIPO & Nersesyan, T-398/16.
2) EU상표규정 제8조(상대적 거절사유).