• 2018년 6월 21일, 대법원은 외국의 지리적 명칭과 대학교를 합성한 단어도 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 식별력을 형성하는 경우에 상표로 등록할 수 있다고 판결을 선고함

- (사실관계) 동 사건은 사실관계는 다음과 같음
  ∙ 2012년 6월, 아메리칸 유니버시티(이하 원고)가 미국에서 사용하는 대학 명칭인 'AMERICAN UNIVERSITY'를 상표 출원하였지만, 특허청(이하 피고)이 일반 수요자들이 '미국의 대학에서 제공하는 또는 미국식으로 진행되는 서비스'로 인식하기 쉽기 때문에 식별력이 없다며 거절함
  ∙ 2013년 10월, 원고는 특허심판원에 피고의 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였는데, 2014년 12월, 특허심판원은 미국을 지칭하는 현저한 지리적 명칭과 지정서비스업의 제공 주체 또는 업종이 결합된 것으로 새로운 관념 또는 식별력이 없다고 판단함
  ∙ 이에 원고는 소송을 제기하여 2015년 7월, 특허법원은 워싱턴 D.C.에 위치한 대학교의 명칭으로 일반 수요자에게 인식되어 새로운 식별력을 형성하고 있어 상표법 제6조 제1항 제4호와 제7호¹⁾에 해당하지 않고, 공익상 독점시키는 것이 적당하지 않은 경우도 아니므로 심결이 위법하다고 판단함

- (판시내용) 이에 피고는 대법원에 상고하였고, 이에 대법원이 다음과 같이 전원합의체 판결을 선고함
  ∙ 대법원은 아메리칸 유니버시티는 미국 워싱턴DC에 위치한 종합대학교로 1893년 설립된 이래 120년 이상 ‘AMERICAN UNIVERSITY’를 교명으로 사용하고 있어 연혁, 학생 수, 대학시설, 국내외에서 알려진 정도, 인터넷 검색 등 실제 사용내역에 따라 상당한 정도로 알려져 있다고 판시함
  ∙ 따라서, 지리적 명칭인 ‘AMERICAN’이 기술적 표장인 ‘UNIVERSITY’과 결합해 전체로서 새로운 관념을 형성하고 있고 나아가 지정서비스업인 대학교육업 등과 관련해 새로운 식별력을 형성하고 있으므로 상표권이 인정된다고 판시함²⁾

- (기타의견) 4명의 대법관의 별개의견³⁾과, 1명의 별개의견⁴⁾이 제시됨
 

1) 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것으로, 현행 상표법 제33조 제1항 제4호도 같은 취지로 규정하고 있음).
제6조(상표등록의 요건) ① 다음 각호의 1에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다. <개정 1997.8.22>
1. 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
2. 그 상품에 대하여 관용하는 상표
3. 그 상품의 산지ㆍ품질ㆍ원재료ㆍ효능ㆍ용도ㆍ수량ㆍ형상(포장의 형상을 포함한다)ㆍ가격ㆍ생산방법ㆍ가공방법ㆍ사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
4. 현저한 지리적 명칭ㆍ그 약어 또는 지도만으로 된 상표
5. 흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
6. 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표
7. 제1호 내지 제6호외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표
2) 이는 2015년 1월, ‘서울대학교’라는 상표가 현저한 지리적 명칭 등으로만 된 상표는 등록받을 수 없도록 규정한 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 판단한 판례를 그대로 따른 것임.
3) 고영한·김창석·김신·조재연 등 4명의 대법관은 다수의견과 결론을 같이 하면서도 ‘AMERICAN’과 ‘UNIVERSITY’의 결합만으로 ‘본질적인 식별력’이 인정돼 새로운 관념을 형성하는지 등을 살펴볼 필요가 없다고 판단함.
4) 조희대 대법관도 다수의견과 결론은 같이 했지만 그 표장이 수요자들에게 구체적으로 알려져 특정인의 상품출처표시로 인식되기에 이른 경우에만 예외적으로 상표등록이 가능하다고 봐야 한다고 판단함.