• 2018년 8월 8일, 영국 지식재산청(UKIPO)은 브루스 리 엔터프라이즈社(Bruce Lee Enterprises, BLE)1)가 영국 공연 기업인 Barisons社의 상표 출원을 상대로 신청한 이의신청을 기각하였다고 발표함
| 「BLE」의 상표등록에 관한 사건 |
(사건배경)
‣ Barisons社와 BLE社는 사전에 ‘JUN FAN’이라는 제목으로 이소룡 뮤지컬의 영국 공연에 관하여 상의했었음
‣ 2016년, BLE社는 브루스 리의 태명인 ‘JUN FAN’을 서비스(상영 쇼 포함) 관련 상표로 UKIPO에 출원하였음
‣ Barisons社는 BLE社의 동 출원에 대해 이의신청을 제기하였고, 이에 대한 근거로 BLE社가 상표권의 정당한 권리 획득과 이에 대한 정당한 행사의 목적을 가지고 출원한 것이 아니라 Barisons社에 대한 악의를 가지고 한 출원이라는 주장을 제기함
‣ 이에 BLE社는 Barisons社의 주장과 같은 악의는 전혀 없으며, 단지 브루스 리의 지식재산권을 영국 내에서 보호하기 위한 목적으로 상표권을 출원하였다고 반론함
‣ 2017년 2월, Barisons社는 ‘JUN FAN the Musical’의 공연 제작과 뮤지컬 공연 관련 상표로 등록하기 위해 출원하였음
‣ 이에 BLE社는 이의신청을 하였고 이에 대한 이유로 다음 세 가지를 언급함
① 같은 종류의 서비스 관련 상표로 BLE社가 먼저 출원을 하였음
② ‘JUN FAN the Musical’이란 상표는 대중으로 하여금 Barisons社와 BLE社가 밀접한 관계라고 오해할 수 있음
③ BLE社는 브루스 리 관련 지식재산권 모두를 소유하고 있으며, BLE社는 Barisons社에게 공연에 관한 반대 서한을 보낸 적이 있으므로 이번 Barisons社의 출원이야말로 악의적임
(결정요지)
‣ BLE社는 ‘JUN FAN’이 ‘JUN FAN’ 상표 출원 시점에 영국 내에서 인지도가 있었다는 사실을 입증하는 것을 실패하였음
‣ BLE社는 Barisons社가 공연하려고 하는 극의 이름이 ‘JUN FAN: the Bruce Lee Musical’임을 알고 있었음
‣ BLE社의 출원은 상표 관련 내용이 Barisons社의 관련 내용과 겹치며, 사실요지를 살펴본 결과 Barisons社가 기획하는 뮤지컬에 대한 방해수단으로써 출원되었다고 볼 수 있음
‣ 그러므로 UKIPO Allan James 심사관은 BLE社가 ‘JUN FAN’을 교육자료 관련 상표로 등록할 수는 있으나, 공연 관련 상표로는 등록할 수 없다고 결정함
‣ UKIPO는 BLE社의 이의신청을 기각하고, Barisons社에게 550 파운드를 지급할 것을 명령함 |
1) Bruce Lee Enterprises社는 브루스 리, 이소룡의 권리 일체를 관리하는 회사임.
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