• 2018년 8월 8일, 미국 특허상표청(USPTO)은 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)이 개정 발명법 심판실무지침(AIA¹⁾ Trial Practice Guide(TPG))²⁾를 업데이트하여 발간했다고 발표함

- (배경) USPTO는 2012년 8월에 최초로 TPG를 발간하였으며, AIA 재판에서 표준 관행을 대중에게 알리고 패널 간의 절차가 일관성을 유지할 수 있도록 하는 것을 목적으로 함
  ∙ 동 지침에는 당사자계 무효심판(Inter Partes Review, IPR), 영업방법 특허에 대한 무효심판(Covered Business Method Patents Review, CBMR), 등록 후 무효심판(Post-Grant Review, PGR) 등의 내용을 포함하고 있으며, 이해관계자들의 피드백을 통하여 내용을 업데이트함

- (주요내용) 동 지침은 총 6가지 부문에서 업데이트가 이루어졌으며, 주요내용은 다음과 같음
  ∙ (전문가 증언) 발명당시 지식에 대한 전문가의 증언을 통하여 선행기술의 범위와 내용을 확증(Trintec Indus., Inc v. Top-U.S.A. Corp)할 수 있으나 청구항에 포함되지 않은 요소의 명백함을 위해 전문가에게 의존(Verdegaal Bros., Inc v. Union Oil Co)할 수 없음
  ∙ (단어 수 및 페이지 제한) IPR 및 파생절차를 청구할 때에는 14,000 단어로 제한하고, PGR 및 CBMR 절차를 청구할 때에는 18,700 단어로 제한하며 페이지는 15페이지로 제한함
  ∙ (재검토시 고려사항) IPR, PGR, CBMR 절차에서 내부자 검토와 후속조치 및 청원에 대한 재량권 행사시 고려할 비배타적 요소(General Plastic Co., Ltd v. Canon Kabushiki Kaisha, Becton Dickinson & Co. v. B. Braun Melsungen AG)에 대해 추가함
  ∙ (특허권자 응답과 회신) 심판청구인은 특허권자의 응답에 대해 회신을 할 수 있으며, 특허권자는 수정제안 반대에 대한 회신을 제출할 수 있고, 심판청구인의 답변에 응답하기 위해 필요한 경우 기관의 결정을 서면으로 처리할 수 있음
  ∙ (배제신청·이의신청) 배제신청(Motion to exclude) 기한은 스켈줄링 명령에 명시되어 있으며, 이의제기가 발생한 곳의 기록을 포함해야하고, 이의신청(Motion to strike) 동의서는 일반적으로 일주일 이내에 제출을 요청을 해야하며, 이러한 요청은 사안별로 고려됨
  ∙ (구두심리) 구두심리는 일반적으로 일정 예약을 통해 이루어지지만 상황에 따라 수정할 수 있고, 구두심리 요청에는 당사자가 위원회에 주장을 제기하는데 충분한 시간(1시간 가량)이 포함되어야 하며, 당사자들에게 구두심리를 요청하기 전에 협의할 것을 권장함


1) AIA(America Invents Act)는 미국 개정 발명법.
2) 동 지침의 원문은 다음의 웹사이트 참조: http://www.ptablitigationblog.com/wp-content/uploads/2018/08/2018_Revised_Trial_Practice_Guide.pdf