• 2018년 10월 10일, 미국 특허상표청(USPTO)은 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)의 무효심판절차에서의 청구범위 해석 기준에 대해 최종 발표함

- (배경) 2018년 5월 9일, USPTO는 PTAB에서 만료되지 않은 수정된 특허 청구항 및 보정된 청구항의 유·무효를 판단하는데 있어 청구항을 해석하는 기준을 바꾸는 것을 제안¹⁾
∙ 특허 청구항을 해석하는데 있어 법원(Philips 기준²⁾)과 다르게 사용하는 것에 대해서는 계속하여 논쟁되었음
∙ USPTO의 제안에 따라 개인, 로펌, 기업, 교수 등으로부터 374개의 의견을 수렴하였으며, 수렴한 의견을 참고하여 최종규칙을 정하였음

- (주요내용) USPTO는 동 발표된 시행규칙(Federal Register)을 통하여 PTAB의 무효심판절차에서 청구범위를 해석함에 있어 미국의 법원에서 이미 사용되고 있는 Philips 기준을 사용한다고 발표하였으며, 주요내용은 다음과 같음
∙ 미국 개정 발명법(AIA) 이후, PTAB은 당사자계 무효심판(IPR)³⁾, 등록 후 무효심판(PGR)⁴⁾, 영업방법 특허에 관한 등록 후 무효 심판(CBMR)⁵⁾에서 청구범위 해석기준을 BRI(broadest reasonable interpretation) 기준⁶⁾을 택함

- (효과) 특허무효심판 청구항 해석기준을 미국 법원과 국제무역위원회(ITC)가 사용하는 Philips 기준을 채택함으로써 특허무효심판에서의 청구항 해석기준이 상이한 것에 대한 비판을 해결함
∙ PTAB 무효심판절차의 새로운 Phillips 청구범위 해석기준은 2018년 11월 13일 이후에 청구되는 무효심판에 한하여 적용되고, 소급적용 되지는 않음
∙ 동 변동은 무효심판절차에 한하여 적용되고, 특허출원 심사 시, 특허출원 심사결과를 다투는 특허심판원의 거절결정불복심판 절차에 대해서는 종전에 적용되던 BRI가 동일하게 적용됨


1) 관련 내용은 본 연구원 동향 「Issue & Focus on IP」 2018-20호 참조:
https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&field=searchTC&query=PTAB&po_item_gb=&currentPage=2&po_no=17710
2) 청구항 해석의 기준으로 관련 분야의 통상의 기술자에게 일반적으로 인식되는 ‘보통의 의미’(ordinary and customary meaning)를 가져야 하며 발명자는 청구항의 용어에 특별한 의미를 부여할 수 있어, 특허 출원 과정에서 발명자의 부가적인 의견이나 또는 자료에 따라 청구항 용어의 의미가 다르게 해석될 수도 있음.
3) IPR은 제3자가 특허등록일로부터 9개월이 경과한 후에 PTAB에 심판을 청구하여 해당 특허의 유효성을 다툴 수 있도록 허용한 제도임.
4) PGR은 제3자가 특허등록일로부터 9개월 이내에 PTAB에 심판을 청구하여 해당 특허의 유효성을 다툴 수 있도록 허용하고 있음.
5) CBMR은 등록 후 무효심판에 대한 특칙으로, 무효사유가 있는 특정 영업방법 특허에 관해서는 기한에 제한 없이 PTAB에 무효심판을 청구할 수 있도록 하는 한시적 제도(시행일부터 8년 후 폐지)임.
6) 특허 청구항을 해석할 때 해당 특허 내용을 바탕으로 합리적인 선에서 가장 광범위하게 해석하며, 같은 선행 자료를 가지고도 BRI 기준을 사용할 때 Philips 기준을 사용할 때 보다 특허 청구항의 무효화 가능성이 더욱 높아짐.