• 2018년 10월 29일, 미국 특허상표청(USPTO)은 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)의 심리절차 개정에 관한 의견을 요청하는 공문을 연방정부공보(Federal Register)¹⁾에 발표함

- (개요) 동 개정안은 미국 개정 발명법(AIA) 이후, PTAB의 당사자계 무효심판(IPR)²⁾, 등록 후 무효심판(PGR)³⁾, 영업방법 특허에 관한 등록 후 무효 심판(CBMR)⁴⁾에서 청구항 보정(Amendment)에 관한 절차 변경에 관한 것임
∙ 동 개정안이 통과될 경우 청구항 보정에 대하여 당사자는 PTAB의 예비심사를 받고, 이후 다시 보정할 수 있는 절차가 마련되는 것임

- (주요내용) USPTO는 PTAB 심리절차 개정에 관하여 개정안을 공표하고, 이에 대한 의견을 12월 14일까지 수렴하고 있으며, 주요내용은 다음과 같음
∙ 동 개정안에 따르면, 특허권자는 심리개시결정으로부터 6주 이내에 청구항 보정을 신청할 수 있으며, 심리청구인은 6주 이내에 반박할 수 있는 기회가 마련됨
∙ 또한, 한달 이내에 PTAB은 구속력없는(non-binding) 예비결정을 내리게 되는데, 이러한 예비결정에 대해 특허권자는 한번 더 청구항을 보정할 수 있는 기회가 생기며, 청구인은 이에 대해 다시 반박할 수 있는 기회가 마련된 것임
∙ PTAB은 청구항과 보정된 청구항을 모두 구두 심리를 통해 판단을 하며, 모든 청구항에 대해 최종결정을 내리게 됨
∙ 동 개정은 심리초기에 당사자들에게 청구항 보정과 반박에 대한 예비심사를 받을 수 있는 기회를 마련하여 더 공정한 심리절차를 마련하고자 하는 취지임

- (기타내용) USPTO는 대체 청구항(substitute claims)의 특허성 여부에 대한 설득책임(burden of persuasion)을 PTAB이 계속하여 부담해야하는지에 대한 의견도 구하고 있음

1) USPTO가 연방정부공보에 올린 내용은 다음의 웹사이트를 참조:
https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2018-23187.pdf?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
2) IPR은 제3자가 특허등록일로부터 9개월이 경과한 후에 PTAB에 심판을 청구하여 해당 특허의 유효성을 다툴 수 있도록 허용한 제도임.
3) PGR은 제3자가 특허등록일로부터 9개월 이내에 PTAB에 심판을 청구하여 해당 특허의 유효성을 다툴 수 있도록 허용하고 있음.
4) CBMR은 등록 후 무효심판에 대한 특칙으로, 무효사유가 있는 특정 영업방법 특허에 관해서는 기한에 제한 없이 PTAB에 무효심판을 청구할 수 있도록 하는 한시적 제도(시행일부터 8년 후 폐지)임