• 2018년 12월 18일, 스페인 바르셀로나 항소법원은 비독점적 실시권자도 일정한 요건 하에서 특허침해소송의 원고적격을 인정받을 수 있다고 판결하였다고, 국제 지식재산법 정보 블로그인 ‘Kluwer Patent Blog’가 보도함

- (배경) 스페인 특허법에 의하면 비독점적 실시권자의 경우 원칙적으로 특허침해소송에서 원고적격이 인정되지 않고 특허권자에게 적절한 법적 조치를 취하도록 요청할 수 있을 뿐임
∙ 특허권자가 이러한 요청을 거절하거나 3개월 이내에 적절한 조치를 취하지 않는 예외적인 경우에는 실시권자가 자기 명의로 소를 제기하는 것이 허용됨¹⁾
∙ 본 사건에서는 독일 특허권자가 그의 스페인 자회사와 공동으로 특허침해소송을 제기하였는데, 그 자회사는 특허발명의 비독점적 실시권자로서 스페인 특허법에 따른 비독점적 실시권자의 특허침해소송 제기 요건을 충족하지 못한 상태였음
∙ 이에 피고 스페인 기업들은 공동원고 중 1인이 원고적격이 없는 자이므로 본 사건의 소제기가 부적법하다고 본안 전 항변을 하였음

- (판시내용) 바르셀로나 항소법원은 본 사건 소가 특허권자와 비독점적 실시권자에 의해 공동으로 제기되었다는 이유로 비독점적 실시권자인 특허권자의 자회사의 원고적격을 인정하는 판결을 내림
∙ 바르셀로나 항소법원은 비독점적 실시권자의 원고적격을 제한하는 스페인 특허법 제124조 제2항의 목적이 특허권자 몰래 그의 동의 없이 제3자에 대한 소제기가 이루어지는 것을 방지하려는 데에 있다고 봄
∙ 특허권자와 비독점적 실시권자가 함께 소를 제기하여 공동원고가 됨으로써 양자 모두가 소송 수행의 주체가 된 본 사건에서는 특허권자가 소 제기 사실을 알고 그에 동의하였다는 사실이 명백하게 확인될 수 있다는 것이 바르셀로나 항소법원의 판단임
∙ 이번 판결은 공동원고 중 1인인 비독점적 실시권자가 특허권자에게 특허 침해자에 대한 법적 조치 의 서면 요청을 발하지 아니하였다는 사실만으로는 실시권자의 원고적격이 부정되지 않는다는 점이 상급법원에 의해 확인된 것임


1) 스페인 특허법 제124조 제2항 원문은 다음 링크 참조:
https://wipolex.wipo.int/en/text/469329