• 2019년 3월 14일, 유럽 사법재판소(cjeu)는 ‘c-21/18’ 판결¹⁾을 통해 직물에 날염하거나 지물에 인쇄하는 등의 방법으로 표시되는 장식적 무늬에는 개정 유럽연합 상표규정(eu trade mark regulation, eutmr)상의 상표등록 거절 조항²⁾이 적용되지 않는다고 판시함

- (배경) 2017년 개정 eutmr은 널리 지정상품의 기능적 속성을 상표로 독점하려는 시도를 방지한다는 취지에서 지정상품에 본질적 가치를 부여하는 속성에 해당하는 것이면 입체상표뿐만 아니라 모든 기능적 속성을 가진 상표의 등록출원을 거절결정할 수 있다는 사실을 명확히 하였음
∙ 즉, 개정 eutmr은 구 규정상의 “상품에 본질적 가치를 부여하는 형상”이라는 문구를 “상품에 본질적 가치를 부여하는 형상, 또는 그 밖의 속성”으로 변경하였음
∙ 이와 관련하여 다음과 같은 의문이 제기된 바 있음³⁾
  - ① 상표등록 및 등록무효 확인의 청구는 eutmr 개정 전에 이루어졌으나 법원의 판결은 개정 규정의 효력발생 이후에 이루어지는 경우에 적용되는 규정이 무엇인지
  - ② 개정 규정은 2차원적 제품상에 표시되는 2차원적 표장에도 적용될 수 있는지
  - ③ 개정 규정상의 문구는 어떠한 원칙에 따라 해석되어야 하는지

- (주요내용) cjeu는 직물상에 장식적으로 표현된 맨해튼(manhattan) 지도 형상 무늬 상표에 대하여 등록 유지를 결정하였으며, 그 판시 내용은 다음과 같음
∙ 명확성의 원칙 및 신뢰보호의 원칙에 따라 개정 eutmr 규정은 소급효를 갖지 아니함
∙ “형상”의 개념은 제품의 외관에 나타나는 공간적 외곽선 또는 윤곽선의 조합으로 통상 이해될 수 있는 것이고, 특히 어떤 제품의 특정 위치에 특별히 색채가 적용되어 있는 경우 그러한 방식으로 표현된 상표가 “형상”을 구성한다고 보기는 어려움
∙ 맨해튼 상표는 색채상표의 경우와 달리 외곽선 및 윤곽선을 포함한다고 볼 여지가 있지만, 그럼에도 그 상표가 부착된 제품 형상과 분리가 불가능하다고 판단되지는 아니함
∙ 맨해튼 상표는 지도 형상 이외의 장식적 요소를 포함하고 있고, 특히 “manhattan”이라는 문자가 강조되고 있어 “상품에 본질적 가치를 부여하는 형상, 또는 그 밖의 속성”만(exclusively)으로 된 상표도 아님
∙ 그러므로 ③번째 쟁점에 대하여는 더 이상 판단할 필요 없이 2차원적 제품의 특정 위치에 적용된 패턴이나 색채에 대하여는 개정 eutmr의 해당 규정이 여전히 적용되지 아니함


1) 이 사건 판결의 상세한 내용은 다음의 웹사이트를 참조:
http://curia.europa.eu/juris/x-documentx-documentjsf;jsessionid=f7d2cb0c10f20333a48774ee7fb9a2ef?text=&docid=211710&pageindex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5077997
2) 제2017/1001호, 7(1)(e)(ⅲ)조.
3) 스웨덴 특허시장항소법원(patent-och marknadsdomstolen, pmd)이 이러한 쟁점에 대하여 cjeu에 유권해석을 의뢰하였음. 관련 내용은 다음의 웹사이트를 참조:
http://www.patentochmarknadsoverdomstolen.se/nyheter--pressmeddelanden/patent--och-marknadsoverdomstolen-begar-forhandsavgorande/