• 2019년 4월 15일, 영국 특허법원(English Patents Court)은 특허권 침해금지 가처분이 실효된 이후에는 원칙적으로 법원은 공탁명령을 내릴 수 있는 권한이 없다는 사실을 확인함¹⁾

- (배경) 영국 특허법원의 이번 결정은 Napp社(Napp Pharmaceutical Holdings Ltd., 이하 “신청인”이라 함)와 Sandoz社(Sandoz AG, 이하 “피신청인”이라 함) 간의 “경피 부프레놀핀 패치(transdermal buprenorphine patches)” 관련 분쟁 과정에서 내려졌음
∙ 2016년 초 피신청인은 영국에서 부프레놀핀 패치를 출시하지 못하도록 하는 특허권 침해금지 가처분의 채무자가 되는 대신에 자사의 제품이 신청인의 특허를 침해하지 않는다고 결정되는 경우에는 신청인으로부터 상기 가처분으로 인한 손해를 배상받기로 하는 확약을 받았음
∙ 본안 절차가 신속하게 진행되어 2016년 여름경에 피신청인의 상기 가처분 채무는 소멸하였고, 피신청인은 2017년 손해배상 채권자로서 권리 실행에 착수하였음
∙ 피신청인은 신청인이 그의 자매회사인 Purdue Pharma社가 미국에서 “옥시콘틴(Oxycontin)” 진통제 관련으로 거액의 소송에 휘말려 있다는 사실을 확인하고 손해배상 청구권자로서의 지위 강화를 위해 신청인에게 손해배상 청구액만큼의 금원을 공탁할 것을 요구하였음

- (주요내용) 영국 특허법원은 이 사건의 쟁점을 다음과 같이 2가지로 파악함
∙ 가처분 결정이 실효된 경우에 법원이 종래의 가처분 권리자에게 공탁을 명령할 수 있는 권한이 있는지 여부
∙ 만약 그렇지 않더라도, 사정 변경이 발생하였다고 인정되는 경우에는 법원이 공탁명령을 내릴 수 있는 재량권을 갖는지 여부
∙ 영국 특허법원은 아래와 같은 논리로 공탁명령신청을 각하함
  - 손해배상의 확약은 가처분 신청인이 가처분 결정을 받아 가처분 권리자가 되기 위한 대가로서의 성격을 지님
  - 그러므로 가처분의 피신청인은 가처분 채무자가 될 자로서 가처분 결정시에 어느 정도의 대가를 요구하는 것이 필요한지를 알아야만 하는 것이 원칙임
  - 또한 법원의 재량권과 관련하여, 영국에서 법원이 갖는 재량권은 비교적 넓은 편이지만, 특허 침해금지 가처분 실효 이후의 담보의 보충 주장에 대해서는 사정 변경을 쉽게 인정할 수는 없음

1) 영국 특허법원의 결정문 전문은 다음의 링크를 참조:
http://www.opusip.co.uk/2019/04/21/1009-html/