• 2019년 4월 12일, 독일 연방특허법원(bundespatentgericht, bpatg)은 지난 3월 1일자 ‘28 w (pat) 29/16’ 판결에서 식별력이 약한 독일 상표에 대해 이용자의 혼동가능성을 초래하지 않는다고 판단¹⁾하였다고, 지식재산 매체 ‘kluweriplaw’가 보도함

- (배경) 이 사건은 상표등록에 대한 이의신청 사건으로, “injekt”와 “injex”의 두 유사 표장이 동일·유사한 상품에 대하여 사용되는 경우 일반 수요자들에게 출처 혼동의 가능성을 유발할 수 있을 것인지가 쟁점이 되었음
∙ 상표등록 이의신청인은 “injekt” 상표를 제10류 의료용 주사기에 대해 10년 이상의 오랜 기간 동안 사용하고 있었음
∙ 피신청인은 “injex” 상표를 제10류 무바늘 주사 시스템 및 장치(needleless injections systems and apparatus)를 지정상품으로 하여 등록받은 상태였음
∙ 독일 특허상표청(dpma)은 선등록상표 “injekt”의 식별력이 매우 낮은 수준에 불과하고, 두 상표가 단순 기술적(記述的) 표장인 영단어 “inject”와 차이가 있기 때문에 두 상표는 서로 충분히 비유사하며, 수요자들 사이에 출처혼동의 가능성을 유발하지 않는다고 하여 이의신청을 기각하였음
∙ 그런데 최근 유럽사법재판소(ecj)는 식별력이 극히 미약하여 상호 유사성이 인정되는 상표들 사이에서도 혼동가능성이 인정될 수 있다는 취지의 판결들을 잇달아 선고하고 있었음²⁾

- (주요내용) 이 사건에서 bpatg는 다음과 같은 이유로 dpma의 결정을 지지하면서 신청인의 항소를 기각함
∙ 기술적 용어와 유사한 표장을 상호 비교할 때에는 기술적이지 않은 다른 구성요소에 더 무게를 두어 혼동가능성을 판단함으로써 경쟁자들이 기술적 용어를 등록상표와 다른 방식으로 자유롭게 사용할 수 있도록 하여야 할 필요가 있음
∙ 신청인의 상표는 기술적 표장에 해당하는 “inject”의 “c”를 단순히 “k”로 바꾸어 놓아 마지막 철자로 “x”를 사용한 피신청인의 상표와는 그 외관 및 칭호 측면에서 조금밖에 유사하지 아니함
∙ 양 상표 간 차이가 비록 크지 않아 보이더라도 그러한 약간의 차이가 본 사안에서는 혼동가능성을 제거하기에 충분한 것으로 보임
∙ 이는 신청인의 상표가 독일에서 일회용 주사기에 대해 대대적으로 사용되어 온 결과 그 식별력이 다소 강화되었을 것이라는 점을 고려하더라도 마찬가지임

- (관련의견) bpatg가 이 사건에서 ecj의 선례에 구애받지 않고 독자적 결론을 내림으로써 이 사건은 독일 연방대법원(bgh)의 상고심 및 ecj의 선결적 판단으로까지 이어질 가능성이 있다는 의견이 있음


1) 본 판결의 전문은 다음의 링크를 참조:
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/x-documentpy?gericht=bpatg&art=en&datum=2019&seite=3&nr=34293&pos=52&anz=170&blank=1.pdf
2) 2015년 11월 19일 선고 ‘case c‑190/15 p’ 판결 및 2016년 11월 8일 선고 ‘case c-43/15 p’ 판결 등이 대표적임.