• 2019년 4월 29일, 독일 뒤셀도르프 고등지방법원(Oberlandesgericht, OLG)이 최근 판결(I-20 W 26/18, 2019.2.14.)에서 독일 연방대법원(Bundesgerichtshof, BGH)의 선례와 상반된 판단을 내려 지식재산 침해금지의 범위를 둘러싼 논란이 독일에서 계속되고 있다고, 지식재산 매체 ‘kluweriplaw’가 보도함

- (배경) 뒤셀도르프 OLG는 경쟁법에 기초한 물품 유통금지 명령에 관한 위 판결에서 가처분 채무자의 의무의 범위에 관하여 ‘독일 가처분 채무자의 의무에는 법률적 경제적으로 독립된 제3자에게 당분간 유통금지 대상 물품의 판매를 중단하여 줄 것을 요구하여야 할 의무가 포함되지 아니한다.’고 결정함
∙ 그런데 독일 BGH 제1민사재판부 선례에 의하면, 지식재산침해 사건의 피고는 원칙적으로 물품 소비자로부터 침해물품을 회수하여야 할 의무가 있음
∙ 일반적으로 가처분 절차에서는 피고(가처분 채무자)가 소매인에게 유통금지 대상 물품의 판매를 잠정적으로 중단하여 줄 것을 요청하도록 명할 수 있음(피고가 취하여야 할 구체적 수단은 사안별로 결정됨)

- (주요내용) 독일의 관련 지식재산권법에는 이미 원고의 명시적 신청에 따라 물품 회수를 명할 수 있는 독립적이고 명확한 조항이 존재함¹⁾
∙ 그런데 피고(가처분 채무자)는 침해금지 의무 이행을 위한 구체적 수단이 결정문에 명시되지 않는 현실에서 자기가 적극적으로 회수 행위를 하게 될 수 있다는 사실을 미리 알기 어려움
∙ 회수는 물품 공급자와 상거래 소비자 간 장래의 관계를 해칠 수 있으며, BGH에서도 특허재판부는 민사재판부와 비교할 때에 훨씬 엄격한 접근법을 취하고 있음
∙ 논란이 되고 있는 BGH 실무에 대하여는 현재 기본권 침해 여부를 다투는 헌법소원이 진행 중임(1 BvR 396/18)
∙ BGH의 선례는 단순 침해금지 가처분 의무의 범위에 회수를 포함시키고 있지 않은 대부분의 다른 유럽연합 국가들과도 차이가 있음
∙ 이러한 차이는 국제 분쟁에서의 심각한 법률적 불확실성을 초래하는 한편 자유로운 상품 유통을 저해할 우려가 있으므로, 유럽 사법재판소(CJEU)의 선결적 판단이 필요할 가능성도 있음
∙ 독일 국내적으로도 법원 및 재판부 간 견해가 통일되어 있지 않기 때문에, 독일 BGH의 민사대재판부(Großen Senat für Zivilsachen)에서 먼저 이 문제에 대한 통일적 법해석을 시도하게 될 가능성도 있음
 
 
1) 예를 들어, 독일 특허법(Patentgesetz) §140a(3)이 특허권 침해 물품의 회수 관련 조항임.