• 2019년 5월 3일, 유럽 특허청(EPO) 항고부가 PCT 국제출원의 우선권(priority right) 주장이 적법한 요건을 갖추고 있는지에 대하여 EPO가 매우 엄격한 기준의 판단을 하는 경향이 있음을 확인시켜 주는 결정¹⁾을 하였다고, 지식재산 매체 ‘The IPKat’이 보도함

- (배경) 유럽특허조약(EPC) 제87조에 의하면, 12개월의 우선권 효과를 향유할 수 있는 자는 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 출원인 또는 그의 승계인임
∙ 네덜란드 기업 Furanix社는 “Euro-PCT” 루트를 통해 유럽특허(EP2105439)를 등록받았는데, 그 PCT 출원은 네덜란드 화학공학 기업 Avantium社가 자기가 출원한 다른 유럽특허를 기초로 우선권 주장을 동반하여 출원한 것이었음
∙ 미국 기업 Archer-Daniels-Midland社( 이하 “이의신청인”)는 위 출원에 이의를 제기하였는데, Avantium社가 우선권 주장 출원의 모든 권리를 Furanix社에 양도한다는 내용이 명시되어 있고 계약체결일이 PCT 출원일 이전 날짜로 표시되어 있는 계약서를 증거로 제출하며 이러한 경우 Furanix社가 우선권 주장의 효과를 향유할 수 없다고 주장하였음
∙ 이의신청인은 우선권 주장이 유효하기 위해서는 PCT 출원이 우선권 주장에 관한 권리의 양수인인 Furanix社에 의해 이루어졌어야 한다고 주장하였음

- (주요내용) EPO 항고부는 이 사건의 준거법을 네덜란드 민법으로 정하고, 다음과 같은 내용으로 후출원에 동반된 우선권 주장이 요건을 결여하였다고 판단함
∙ 계약서 문구의 의미는 단순히 정제된 문언적 해석만으로 파악될 수 없으며 양 당사자가 계약을 통해 합리적으로 추구하였을 진정한 의사가 고려되어야 한다는 네덜란드 대법원의 소위 “하빌텍스(Haviltex) 원칙” 하에서도 후출원에 동반된 우선권 주장의 요건을 결여함
∙ Furanix社와 Avantium社 모두에서 최고경영자를 맡고 있었던 판아컨(van Aken)이 두 회사 모두 계약 당시 우선권 주장에 관한 관리의 양도를 의도하지 아니하였다는 취지의 진술서를 제출하였으나, 내부 커뮤니케이션이나 특허변호사 의견서 등 다른 서증의 뒷받침이 없는 상황에서 그의 주장을 온전히 신뢰하기는 어려움
∙ 우선권 주장을 동반한 후출원의 출원인 표시를 Furanix社로 정정하여 달라는 예비적 청구도 역시 출원인 표시 정정은 잘못된 표시를 “본래 의도하였던” 표시로 바로잡기 위해서만 청구할 수 있다는 것이 EPO의 선례임
∙ Furanix社가 주위적 청구에 관하여 Avantium社가 우선권 양도를 의도하지 아니하였다는 주장을 일관되게 하였고, 그렇다면 우선권 주장을 동반한 후출원의 출원인 표시로 본래 Furanix社를 의도하였다는 주장은 예비적 청구에 관한 상기 주장과 양립할 수 없음


1) 사건번호는 ‘T 0725/14’이며, 결정문의 전문은 다음의 링크를 참조: https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t140725eu1.pdf