• 2019년 5월 7일, 미국 특허상표청(USPTO)은 특허심판원(PTAB)에서 판단한 심결 중 2개의 선례적 결정(precedential decisions)을 추가로 지정하였다고 발표함¹⁾

- (배경) 일반적으로 USPTO 심사관의 결정에 불복하는 경우 PTAB에 대하여 특허심판을 청구할 수 있으며, 이때 PTAB의 결정 유형은 선례적(precedential) 결정, 참고적(informative) 결정, 일반적(routine) 결정으로 분류됨
∙ 선례적 결정은 선례구속의 원칙이 인정되는 결정을 의미함. 참고적 결정은 법적 구속력은 없으나, 다른 사건에서 논거로 이용될 수 있으며, 일반적 결정은 논거로도 인정될 수 없으나, 관련 문헌으로 인용될 수 있음
- (주요내용) 이번에 지정된 선례적 결정은 당사자계재심사(Inter Partes Review, IPR)의 개시 등과 관련된 사항으로 구체적인 심결은 다음과 같음
∙ Valve Corp. v. Elec. Scripting Prods., Inc., Case IPR2019-00062, -00063, -00084 (PTAB Apr. 2, 2019) (Paper 11)
  - 동 심결은 미국 특허법(35 U.S.C.)에 따른 IPR의 개시(§314)를 거절한 사안으로 동일한 신청인에 의해 다수의 개시 신청이 이루어진 경우에 PTAB은 General Plastic 요건²⁾을 적용함에 있어 제한되지 않는다고 판단함
∙ NHK Spring Co., Ltd. v. Intri-Plex Techs., Inc., Case IPR2018-00752 (PTAB Sept. 12, 2018) (Paper 8)
  - 동 심결은 미국 특허법 제314조 (a) 및 제325조 (d)³⁾와 관련한 사안으로 PTAB은 동 조문에 따라 재심 등의 개시를 거절하였는데 그 이유는 이미 지방법원에서 다룬 동일한 선행기술, 동일한 주장, 동일한 청구항 해석을 포함하는 절차를 PTAB에서도 다루므로 PTAB의 자원을 비효율적으로 활용할 것이기 때문임


1) 선례적 결정 목록 및 내용은 다음의 웹페이지 참조: https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/precedential-informative-decisions
2) General Plastic Industrial Co., Ltd. v. Canon Kabushiki Kaisha, Case IPR2016-01357 (PTAB Sept. 6, 2017) (Paper No. 19)에서 PTAB은 7개의 요건을 적용하여 IPR의 개시여부를 결정함. 동 심결의 자세한 내용은 다음의 링크 참조: https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/General%20Plastic%20Industrial%20Co.%2C%20Ltd.%20v.%20Canon%20Kabushiki%20Kaisha%20IPR2016-01357_Paper%2019_.pdf
3) 제325조 다른 절차 또는 소송과의 관계(Relation to other proceedings or actions) (d) 복수의 절차 –제135조 (a)항, 제251조, 제252조, 제30장의 규정에도 불구하고, 등록 후 재심이 계류 중인 동안 해당 특허에 관한 다른 절차나 사항이 특허상표청에 계속인 경우, 청장은 등록 후 재심 또는 기타 다른 절차나 사항이 그 절차나 사항에 관한 중지, 이송, 병합 또는 종료 등으로 진행될 수 있는 방식을 결정할 수 있다. 청장은 이 장 및 제30장, 제31장에 따라 재심을 개시를 할 것인지 여부를 결정함에 있어서, 현재 이의가 제기된 특허 청구항과 완전히 같거나 실질적으로 같은 선행 기술이나 비슷한 내용이 전에 특허상표청에서 논란이 된 적이 있는 지의 여부를 고려할 수 있으며, 그것을 이유로 재심사 신청을 거절할 수도 있다.