• 2019년 6월 3일, 미국 지식재산분야 최대 로펌인 Finnegan은 미국 특허상표청(USPTO)의 보충심사(Supplemental Examination)에 대한 통계를 발표함

- (배경) 미국 발명법(America Invents Act, AIA)에서는 특허권자로 하여금 그 특허와 관련 있는 것이라고 생각되는 정보를 기초로 하여 USPTO를 통해 고려하거나 정정할 수 있는 보충심사를 청구할 수 있는 제도¹⁾를 두고 있음
∙ 동 제도는 종전 심사과정에서 고려되지 않았거나 부적당하게 고려되었거나 잘못된 정보라 하더라도 그 정보와 관련한 행위에 기초하여 불공정 행위 관련 이슈(issues raised in inequitable conduct or unclean hands challenges against the patent)가 발생하기 전에 특허의 보충심사 동안 고려되거나 정정되면 관련 불공정 행위가 치유될 수 있도록 함

- (주요내용) Finnegan에 따르면 동 제도가 시행된 이후 2019년 5월 15일까지 총 246건의 보충심사가 제출되었으며 이는 평균적으로 연간 약 30건의 신청이 이루어진 것임
 

연도별 보충심사 신청 건수

∙ 청구된 보충심사를 기술 분야별로 분류하면 전기분야 110건(45%), 기계분야 76건(31%), 화학분야 57건(23%), 디자인 3건(1%) 등임
∙ 보충심사시 제출된 자료는 기존 미특허권(출원포함) 67건(22%), 해외특허권(출원포함) 65건(21%), 미국 및 해외 특허권(출원포함) 75건(24%)이었고 이외에 인쇄된 출판물(65건, 21%), 웹페이지(11건, 4%) 등임
∙ 보충심사 결과, 특허성에 대한 실질적으로 신규한 사항(Substantial New Question of Patentability)이 있다고 판명된 건수는 175건(72%)이었으며 이중에서 148건이 재심사 증명서(reexamination certificate)를 부여받음

- (관련내용) Finnegan에 따르면 보충심사제도는 제출하는 자료의 종류가 매우 다양하고 제출기준도 관련성이 비교적 낮은 기준을 적용하고 있기 때문에 특허권자에게 유리하게 작용할 가능성이 매우 높으며 향후 많은 활용가능성이 기대된다고 밝힘


1) 35 U.S.C. § 257(a)