• 2019년 7월 11일, 스페인 바르셀로나 지방법원은 기존 행위와 모순되는 사후의 주장을 금지하는, 소위 “금반언의 원칙(estoppel)”이 주장되었던 사건에 대하여 최근에 판결(864/2019, 19.5.13.)하였다고, 지식재산 매체 ‘kluweriplaw’가 보도함

- (배경) SCA Tissue France Sas(이하 “SCA社”)는 수년전 소외의 제3자로부터 유럽특허 EP 1.081.284(스페인특허 ES 2.299.237, 이하 “이 사건 특허”)를 침해했다는 주장을 받았음
∙ 그 당시에 SCA社는 이 사건 특허가 진보성 흠결의 무효사유가 있다고 이의를 제기하였고, 이러한 무효주장이 받아들여지지 않자 SCA社는 이 사건 특허를 양수하기로 결정하였음
∙ 이 사건 특허를 양수한 SCA社가 Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica S.L.(이하 “ICT社”)에게 특허권침해를 주장하자 ICT社는 SCA社의 권리주장이 수년전 유럽 특허청(EPO)에 이 사건 특허의 진보성 흠결을 주장하였던 기존 입장과 모순된다고, 즉 금반언의 원칙에 어긋난다고 항변하였음
∙ 금반언의 원칙은 로마법에서 비롯된 원칙으로, 특허사건에서는 일반적으로 “포대금반언(file-wrapper estoppel)” 또는 “출원경과금반언(patent prosecution history estoppel)”의 원칙으로 나타남
∙ 이 사건에서는 특허 양수 이전에는 이 특허의 무효를 주장하던 양수인이 양수 이후에 태도를 달리하여 동일한 특허에 기초하여 상대방에게 특허권을 침해했다고 주장하는 것이 금반언의 원칙에 위반하는 것인지가 문제되었음

- (주요내용) 바르셀로나 지방법원은 다음과 같은 이유로 금반언의 원칙에 기초한 ICT社의 항변을 받아들이지 아니함
∙ SCA社가 이 사건 특허를 양수함과 동시에 이 사건 특허에 대한 이의신청 과정에서 하였던 주장들을 철회하였다고 보아야 함
∙ 또한 SCA社가 이 사건 특허에 대한 이의신청을 하였을 때에는 그 당시 특허권자와의 경쟁관계에서 자기 이익을 방어하여야 할 필요가 있었다고 할 것이지만, 이 사건 특허권을 양수한 현재는 특허권자로서의 새로운 이익이 발생하였으며 그러한 이익은 법적으로 보호받아야만 할 이익임
∙ 금반언의 원칙이 적용되기 위해서는 문제가 되는 입장 번복으로 인하여 보호할 가치가 있는 법적 기대 또는 신뢰가 손상될 우려가 있어야함
∙ 스페인 대법원의 선례(399/2012, 2012.6.15.)에 따르면, 금반언 원칙의 적용 요건은 “① 법률적 의사표현과 관련하여 의심의 여지없이 명확하고 확정적인 입장 표명이 있고, ② 거기에 선행행위에 비추어 신뢰에 반하는 양립 불가능 또는 모순 행위가 이어질 것”임
∙ SCA社가 기존 특허권자에 대한 경쟁자의 입장에서 EPO 절차 수행 중 특허의 유효성을 다툰 적이 있었다는 사실 자체가 다른 경쟁자들에게 SCA社가 특허 독점권을 포기할 것이라는 법적 기대를 심어주었다고 볼 수는 없음
∙ 그렇다면 SCA社가 특허 독점권을 주장하는 후행행위는 선행행위로 인해 형성된 신뢰에 반하는 행위로 볼 수 없고, 결국 SCA社의 침해소송 제기는 금반언의 원칙에 어긋난다고 할 수 없음