• 2019년 7월 15일, 유럽사법재판소(CJEU)는 상표의 혼동가능성 판단에 있어서 권리포기가 어떠한 영향을 미치는지에 대하여 “원칙적으로 아무런 영향을 미치지 않는다.”고 판결(C-705/17, 2019.6.12.)하였다고, 지식재산 매체 ‘kluweriplaw’가 보도함

- (배경) 유럽연합 상표규정(European Union Trade Mark Regulation, EUTMR)은 최신 개정판(EUTMR 2017/1001)에서 권리포기 관련 문구를 삭제하였음
∙ 개정 전의 EUTMR(207/2009)은 제37조 제2항에 상표등록의 조건으로 유럽 지식재산청( EUIPO)이 출원인에게 식별력 없는 상표 구성요소에 대한 권리포기를 요구할 수 있도록 하는 근거규정을 두고 있었음¹⁾
∙ 2007년 스웨덴 특허청(Patent-och registreringsverket, PRV)은 제33류 알코올음료에 대해 “루슬락스 푼치(Roslags Punsch)”라는 문자와 도형으로 구성된 상표를 등록 허락하면서 “루슬락스(Roslags)”가 스웨덴에서 지리적 표시에 해당한다는 이유로 “Roslags Punsch”의 문자부분에 대하여 출원인이 권리를 포기하도록 요구하였음
∙ 그 후 2015년에 제32류 무알코올음료 및 맥주를 지정상품으로 하여 “루슬락설(Roslagsöl)” 상표가 출원되었는데, PRV는 선행 상표인 “Roslags Punsch”와 유사하다는 이유로 등록을 거절하였음²⁾
∙ 이에 “Roslagsöl” 상표의 출원인은 기술적 표장에 해당하며 선행 권리자에 의해 권리가 포기된 “Ruslags” 부분은 양 상표 사이의 혼동가능성 판단 시에 고려되어서는 안 된다고 주장하며 PRV의 거절결정에 대한 취소를 스웨덴 법원에 구하였음
∙ 이에 스웨덴 법원은 상표 간 혼동가능성 판단 시에 권리포기가 어떻게 고려되어야 하는지에 관한 선결적 판단을 CJEU에 요청하였음

- (주요내용) CJEU는 권리포기를 이유로 기술적이거나 식별력이 없는 요소를 혼동가능성 판단을 위한 분석 대상으로부터 사전에 영구적으로 제외하는 것은 EU 상표제도에 부합하지 아니한다고 해석함
∙ 상표를 구성하는 요소 중 특정 요소를 혼동가능성 분석 대상에서 처음부터 제외하여 버리는 것은 수요자들이 일반적으로는 상표의 전체적 인상으로부터 상품 출처를 인식하고 있는 현실과도 맞지 않는다고 봄
∙ 대다수의 EU 회원국들은 권리포기제도를 운용하고 있지 아니하지만, 식별력이 약한 부분을 상표 간 상호 대비 시에 제외하지 아니하고도 그 부분이 상표의 전체적 인상에서 자치하는 비중을 고려하여 두 상표가 비유사하다고 판단하는 등의 방법으로 문제를 해결하고 있음
∙ 나아가 EU법은 기술적 표장이 상표로 등록됨으로써 상표권자 외의 다른 경제주체가 그 기술적 표장의 자유로운 이용을 제한당하지 아니하도록 할 수 있는 상표권 효력제한 규정 등 안전장치를 마련하고 있음
∙ 결론적으로, 스웨덴의 권리포기 제도는 EU법에 반하는 것으로서, 상표의 권리범위 또는 혼동가능성 판단 시에 권리포기의 사실이 중요하게 고려되지 않아야 함


1) 유럽에서 국내 상표법상 권리포기제도를 운용하고 있는 나라는 스웨덴, 아일랜드, 라트비아 등 소수에 불과함.
2) 스웨덴어로 “에얼(öl)”은 에일 맥주를 뜻하며 “푼치(punsch)” 역시 알코올음료 “펀치(punch)"라는 의미임