• 2019년 8월 2일, 미국 특허상표청(USPTO)은 특허심판원(PTAB)에서 판단한 심결 중 2개의 선례적 결정(precedential decisions)과 1개의 참고적(informative) 결정을 추가로 지정하였다고 발표함¹⁾

- (배경) 일반적으로 USPTO 심사관의 결정에 불복하는 경우 PTAB에 대하여 특허심판을 청구할 수 있으며, 이때 PTAB의 결정 유형은 선례적(precedential) 결정, 참고적(informative) 결정, 일반적(routine) 결정으로 분류됨
∙ 선례적 결정은 선례구속의 원칙이 인정되는 결정을 의미함. 참고적 결정은 법적 구속력은 없으나, 다른 사건에서 논거로 이용될 수 있으며, 일반적 결정은 논거로도 인정될 수 없으나, 관련 문헌으로 인용될 수 있음

- (주요내용) 이번에 지정된 선례적 결정과 참고적 결정은 심판절차의 개시여부 결정 등과 관련된 사항으로 구체적인 심결은 다음과 같음
∙ Becton, Dickinson and Company v. B. Braun Melsungen AG, Case IPR2017-01586 (PTAB Dec. 15, 2017) (Paper 8) (precedential)
  - 동 심결은 미국 특허법(35 U.S.C.) 제325조 (d)²⁾와 관련한 사안으로 USPTO에서 논의가 있었던 주장이나 같은 선행기술과 같거나 거의 비슷한 내용을 포함하는 심판청구인 경우에 동조에 따라 특허청장이 심판개시 여부에 관한 재량권을 행사할 것인지를 결정하는 요건을 명확히 함
∙ Valve Corporation v. Electronic Scripting Products, Inc., Case IPR2019-00064,-00065, -00085 (PTAB May 1, 2019) (Paper 10) (“Valve II”) (precedential)
  - 동 심결은 미국 특허법 제314조 (a)와 관련한 사안으로 General Plastic 요건³⁾을 적용한 이후 당사자계 재심사(IPR)의 개시 거절에 관한 내용으로 이전 선례적 결정에 대한 추가적인 가이드를 제공함
∙ Adaptics Limited v. Perfect Company, Case IPR2018-01596 (PTAB Mar. 6, 2019) (Paper 20) (informative)
  - 동 심결은 미국 특허법 제312조 (a) (3)에 근거한 IPR 개시 거절에 관한 사항으로 USPTO의 효율적인 행정과 특허체계의 무결성 및 특허권자에 대한 절차적 공정성을 위해 과도한 근거에 기반하여 심판청구 주장에 대한 특정성이 결여된 심판청구를 거절한 결정임


1) 선례적 결정 목록 및 내용은 다음의 웹페이지 참조:
https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/precedential-informative-decisions
2) 제325조 다른 절차 또는 소송과의 관계(Relation to other proceedings or actions) (d) 복수의 절차 –제135조 (a)항, 제251조, 제252조, 제30장의 규정에도 불구하고, 등록 후 재심이 계류 중인 동안 해당 특허에 관한 다른 절차나 사항이 특허상표청에 계속인 경우, 청장은 등록 후 재심 또는 기타 다른 절차나 사항이 그 절차나 사항에 관한 중지, 이송, 병합 또는 종료 등으로 진행될 수 있는 방식을 결정할 수 있다. 청장은 이 장 및 제30장, 제31장에 따라 재심을 개시를 할 것인지 여부를 결정함에 있어서, 현재 이의가 제기된 특허 청구항과 완전히 같거나 실질적으로 같은 선행 기술이나 비슷한 내용이 전에 특허상표청에서 논란이 된 적이 있는 지의 여부를 고려할 수 있으며, 그것을 이유로 재심사 신청을 거절할 수도 있다.
3) General Plastic Industrial Co., Ltd. v. Canon Kabushiki Kaisha, Case IPR2016-01357 (PTAB Sept. 6, 2017) (Paper No. 19)에서 PTAB은 7개의 요건을 적용하여 IPR의 개시여부를 결정함. 동 심결의 자세한 내용은 다음의 링크 참조:
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/General%20Plastic%20Industrial%20Co.%2C%20Ltd.%20v.%20Canon%20Kabushiki%20Kaisha%20IPR2016-01357_Paper%2019_.pdf