• 2019년 7월 30일, 미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)은 당사자계 무효심판(Inter Partes Review, IPR) 제도가 미국 발명법(America Invents Act) 이전에 등록된 특허에 소급되는 것은 헌법에 반하지 않는다고 판단함¹⁾

- (사건 배경) Celgene社가 보유한 특허²⁾는 기형 유발제나 기타 잠재적으로 위험한 약물을 안전하게 유통하는 방법과 그 약의 부작용을 피하기 위해 태아에 대한 노출을 피하는 방법에 관한 것으로 동 특허에 대해 시민단체인 Coalition for Affordable Drugs(CFAD)가 IPR을 신청함
∙ 특허심판원(PTAB)은 동 특허가 대부분 자명(obvious)하다고 판단하여 특허무효를 결정하였고 이에 Celgene社는 항소하였으나, CFAD가 이에 응하지 않아 USPTO가 소송에 참가하게 됨

- (Celgene社의 주장) Celgene社는 수정헌법 제5조의 수용조항(takings clause)³⁾에서 사적소유물은 정당한 보상이 없이는 공적인 사용을 위해 수용되면 아니된다고 명시하고 있는 점을 들며 IPR제도가 존재하지 않던 시기에 받은 특허에 대해 IPR 제도를 소급적으로 적용시키는 것은 수용조항에 반하는 조치로 위헌이라고 주장

- (USPTO의 주장) USPTO는 만약 PTAB이 IPR 제도를 통해 특허가 무효라고 판단할 경우, 그 특허는 원래 잘못 등록된 것으로 특허권자는 유효한 소유권을 지닌 적이 없는 것이기 때문에 수정헌법 제5조의 수용조항에 반(反)하는 것이 아니라고 주장
∙ 또한 등록된 특허에 대한 재심사(Reexamination) 절차는 지난 40여 년간 존재해 온 제도로 IPR제도는 단지 행정 제도가 개정된 것이며 특허권자의 실체적 권리를 변경하는 것은 아니기 때문에 수정헌법 제5조의 수용조항에 반하는 것이 아니라고 주장

- (주요내용) CAFC는 IPR 제도와 이전부터 존재해온 Reexamination 제도 간의 차이가 어느 정도인지에 집중하며 차이의 정도가 수용조항에 반하는 정도에 미치지 못한다고 판단함
∙ CAFC는 IPR 제도는 Reexamination을 Review로 이름을 바꾸기는 했지만 의회가 재심사의 기본적인 목적을 바꾸려는 의도는 없었다고 언급함
∙ 그리고 이전 대법원의 판단⁴⁾에서 IPR과 Reexamination을 둘다 재심사라는 같은 제도에 대한 다른 형태라고 했던 점을 들으며 이들 모두 특허가 잘못 부여된 것을 정정하는 제도라고 설시함


1) Celgene Corp. v. Peter (Fed. Cir. 2019)
2) 미국 특허번호 6,045,501 및 6,315,720
3) 수정헌법 제5조 누구라도 대배심의 고발이나 공소 제기에 의하지 아니하고는 사형에 해당하는 죄나 중죄에 대하여 심문당해서는 아니된다. 다만 전쟁시나 공공의 위험이 발생했을 때에 육해군이나 민병대에 현실적으로 복무중인 경우는 예외로 한다. 또한 어느 누구도 동일한 범죄에 대하여 생명이나 신체의 위험에 두 번 처해져서는 아니되고, 어느 형사 사건에서도 자신의 증인이 될 것을 강요받아서는 아니되며, 적법절차에 의하지 아니하고 생명이나 자유 또는 재산이 박탈당해서는 아니된다. 또 사유재산권은 정당한 보상 없이는 공익 목적을 위하여 수용되어서는 아니된다.
4) Return Mail, Inc. v. United States Postal Serv., 139 S. Ct. 1853, 1860 (2019)