• 2019년 7월 30일, 네덜란드 헤이그항소법원(Hague Gerechtshof, HOF)은 최근 미국 가출원에 기초한 유럽특허의 우선권주장 출원의 요건에 관하여 판단기준을 제시하는 판결을 선고함¹⁾

- (배경) 바이오젠(Biogen Inc.), 호프만라로슈(F. Hoffmann-La Roche AG) 및 제넨텍(Genentech Inc.)은 미국 가출원(US provisional patent application, 이하 “P1”)을 기초로 우선권이 주장되어 있는 유럽특허를 공유하고 있음
∙ P1 출원 시점을 기준으로 발명가 중 1인은 바이오젠의 종업원(이하 “바이오젠 발명가”)이었고, 유럽특허는 특허협력조약(PCT)상 국제출원을 통해 취득된 것으로서 P1의 모든 출원인에 다른 출원인을 추가하여 공동으로 출원된 것이었음
∙ 셀트리온(Celltrion)은 유럽특허가 우선권 향유 요건을 갖추지 못하였다고 주장하면서 유럽특허에 대해 신규성 흠결을 이유로 등록무효를 주장하였는데, 셀트리온에 따르면 바이오젠 발명가는 우선권을 적기에 바이오젠에 이전하지 아니하였음
∙ 우선권주장이 받아들여지지 않으면 유럽특허의 신규성이 상실된다는 점에는 당사자 간 다툼이 없었음
∙ 바이오젠은 바이오젠 발명가와 바이오젠 사이에 “종업원의 재산적 가치 있는 정보와 발명 및 분쟁 해결에 관한 합의(이하 “합의”)”가 이루어져 있기 때문에 우선권 발생 시점에 자동적으로 바이오젠에 이전되었다고 주장하였음
∙ 1심 지방법원은 바이오젠의 패소 판결을 내렸으며, 이에 바이오젠이 항소함

- (주요내용) HOF는 우선권주장 요건에 관하여 바이오젠에 유리한 기준을 제시하는 중간판결²⁾을 내림
∙ HOF는 먼저 우선권이 선출원이 이루어진 나라의 법률이 아닌 우선권주장 출원이 이루어진 나라의 법률에 의해 부여되는 권리라는 사실을 지적함
∙ 그렇다면 국제출원에 기초하여 취득된 유럽특허의 경우에는 PCT 및 유럽특허조약(EPC) 규정 및 사례를 살펴보아야 하는데, EPC 제87조는 선출원의 출원인 외에도 그 “승계인”이 우선권을 주장할 수 있다고 규정하고 있음
∙ 우선권은 특허를 받을 수 있는 권리와 분리하여 독립적으로 양도할 수 있으며, 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하는 경우와 달리 우선권 양도는 불요식의 합의로 이루어질 수 있음³⁾
∙ 한편, “합의”는 준거법 조항에 따라 미국 매사추세츠 주법의 적용을 받는데, 매사추세츠 주법에 따르면 당사자 간 합의는 원칙적으로 그것을 기록한 문언에 기초하여 해석되어야만 함
∙ “합의”에 우선권 양도 조항이 있으므로 우선권 역시 바이오젠 발명가로부터 바이오젠으로 이전된 것이고, 그렇다면 바이오젠은 P1의 우선권을 주장할 수 있는 지위에 있게 됨


1) 사건번호: 200.234.115/01. 본 판결의 전문은 다음의 링크를 참조:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2019:1962
2) 셀트리온이 제기한 다른 쟁점들에 대해서는 아직 법원 판단이 이루어지지 아니함.
3) HOF는 관련 EPO 선례로 T 0062/05; T 0205/14; T 0577/11 등을 언급함.