• 2019년 9월 9일, 스페인 바르셀로나항소법원(Barcelona Court of Appeal)이 청구항의 보호범위를 부당하게 제한할 목적으로 발명의 설명을 이용하는 것은 허용되지 아니한다고 판결(2019.2.12.)했다고,¹⁾ 지식재산 매체 ‘kluweriplaw’가 보도함

- (배경) 원고는 “삼방밸브(three-way valve)”에 관한 유럽특허(EP1489342, 이하 “이 사건 특허”)의 침해를 주장하며 피고를 상대로 특허침해소송을 제기하였음
∙ 이에 대해 피고는 그가 판매하고 있는 밸브가 이 사건 특허의 청구항 1의 구성요소 중 마지막 구성요소, 즉 “상기 플러그 및 상기 유입구는 상기 플러그가 상기 삼방밸브에 상기 유입구를 통하여 결합될 수 있도록 하는 구성을 채택하는 것”을 그 구성요소로 포함하고 있지 아니하다고 항변하였음
∙ 1심에서는 “청구항 문언은 플러그가 상기 삼방밸브에 상기 유입구를 통하여 결합될 수 있도록 하는 것을 필수구성요소로 기재하고 있으나, 이 사건 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 플러그가 오직 아래쪽에서부터 유입구로 삽입될 수밖에 없는 것으로 이해하게 될 것”이라는 피고의 주장을 받아들여 특허침해가 부정되었고,²⁾ 이에 원고가 항소함

- (주요내용) 바르셀로나항소법원은 1심의 이러한 해석이 청구항의 보호범위를 부당하게 제한하기 위하여 도면을 이용한 것이라 판단하고 원고의 특허권침해 주장을 인정함
∙ 특히 이러한 해석은 발명의 설명 내용을 자의적으로 끌어와 청구항의 구성요소를 부가하는 데에 부당하게 사용한 것이라 지적함
∙ 피고는 도면에 의하면 상부에 공간이 없기 때문에 상부에서 플러그를 삽입하는 것이 불가능하고, 따라서 유입구의 하부를 통해 삽입할 수밖에 없다고 주장하였으나 항소법원은 이를 받아들이지 아니함
∙ 피고의 주장대로 청구항을 해석하는 것은 유럽특허조약(EPC) 제69조의 “유럽특허 또는 유럽특허출원에 의해 부여되는 보호의 범위는 청구항에 의해 결정된다. 다만, 발명의 설명 및 도면이 청구항의 해석에 이용되어야 한다.”라는 규정에 반한다는 것이 항소법원의 판단임
∙ 항소법원은 발명의 설명 또는 도면이 청구항의 해석을 위해 이용될 수 있지만, 청구항에 특징을 부가하여 보호범위를 제한하기 위해 일반적으로 이용될 수는 없다고 판시함
∙ 발명의 설명에만 기재되어 있는 요소를 이용하여 보호범위를 제한하는 것은 그 요소가 발명이 기능하는 데에 필수적인 요소에 해당하는 예외적인 경우에만 가능하나, 이 사건은 그러한 경우에 해당하지 아니한다는 것이 항소법원의 입장임
 

1) 사건번호: SAP B 1040/2019 - ECLI: ES:APB:2019:1040.
2) 즉, 이 사건 특허의 청구항은 플러그가 하방으로부터 유입구에 삽입되는 것을 구성요소로 하는 것이고, 피고의 실시발명은 플러그가 상방으로부터 유입구에 삽입되는 것을 특징으로 하므로, 청구항 문언에 의할 때에는 피고의 실시발명이 원고의 특허권을 침해하는 것이라 볼 수 있지만 청구항을 발명의 설명 및 도면에 기초하여 제한 해석하는 경우에는 특허침해가 부정된다는 것임.