• 2019년 9월 11일, 유럽사법재판소(CJEU)가 의약품 임상시험이 그 약품을 지정상품으로 하는 상표의 진정사용에 해당하는지, 만약 그렇지 않다면 제약사는 시판 허가를 기다리는 동안의 상표 불사용에 대하여 정당화 사유를 갖게 되는 것인지에 관하여 판결을 내렸다고, 지식재산 매체 ‘kluweriplaw’가 보도함¹⁾

- (배경) 비리디스社(Viridis Pharmaceutical LTD.)는 다발성경화증(multiple sclerosis) 치료제로 개발되었으나 아직 시판허가를 받지 못한 의약품을 지정상품으로 하는 유럽상표 “BOSWELAN”(이하 “이 사건 상표”)의 상표권자이며, 에히트파마社(Ehct-Pharma GmbH)는 위 상표에 대하여 불사용을 이유로 등록취소를 청구하였음
∙ 이 사건 상표의 등록은 유럽 지식재산청(EUIPO)에 의해 취소되었으며, 그 취소결정은 일반법원에서도 그대로 유지되었음
∙ 이에 비리디스社는 다음의 두 가지를 주된 이유로 CJEU에 상소하였음
  - 임상시험에서의 상표 사용은 내부적 사용에 해당하기 때문에 “출시(placing on the market)” 또는 “직접적 준비행위(direct preparatory act)”로 취급할 수 없다고 한 일반법원의 판단은 잘못되었음
  - 일반법원은 상표가 임상시험 과정에 사용되었고 그 시험이 상표 등록 이후 상당한 시간이 경과한 뒤에 시작되었거나 관련된 재정적 자원이 시험의 조기 종료에 충분치 아니하였다는 등의 이유로 불사용에 대한 정당한 사유를 부정하는 오류를 범하였음

- (주요내용) CJEU는 다음과 같은 이유로 비리디스社의 주장을 받아들이지 아니하고 청구를 기각함
∙ 상표의 사용은 이미 시판된 상품에 대해서뿐만 아니라 시판 예정인 상품에 대해서도 이루어질 수 있으므로 상표의 진정사용이 상업화 이전에 행한 활동을 통해 입증될 수도 있다는 점은 CJEU도 인정함
∙ 그러나 상품 출시가 임박하여 준비활동이 외부적으로 표출됨으로써 출시 예정 상품의 장래 수요자들에게 영향을 미쳤다는 사실이 보여질 수 있어야만 한다는 것이 CJEU의 입장임
∙ 이 사건에서 비리디스社는 임상시험이 끝날 때가 되었다는 증거를 제시하지 못하였기 때문에 상업화가 임박하였다는 사실을 입증하지도 못하였음
∙ 불사용의 정당화 사유에 관해서 CJEU는 그러한 사유란 상표권자의 의사에 영향을 받지 않는 독립적인 것으로서, 상표와 충분히 직접적인 관련성이 있어야 하며, 상표를 사용하는 것이 불가능하거나 상표 사용이 합리적으로 기대될 수 없는 본질적 성질을 갖는 것이어야 한다고 강조함
∙ 비리디스社는 임상시험에 필요한 기간 및 절차 촉진에 필요한 재원 부족을 고려하지 아니하고 상업화 시작 예상 시점에 앞서 상표를 출원하기로 스스로 선택하였으며, 나아가 임상시험은 이 사건 상표의 등록 후 3년이 지나 시작되었는바, 이러한 사정을 종합적으로 고려하면 이 사건에서 상표의 불사용은 정당화될 수 없다는 것이 CJEU의 판단임


1) 사건번호: C-668/17(2019.7.3.).