• 2019년 9월 28일, 유럽특허청(EPO) 항고부(Board of Appeal)는 특허 출원된 의료기기가 기능에 의해 특정되어 있는 경우 유럽특허 등록이 불가능하게 될 수 있다는 취지의 결정¹⁾을 내렸다고, 지식재산 매체 ‘kluweriplaw’가 보도함

- (배경) 이 사건 발명은 비정상적으로 활성화된 뇌 부위 활성의 탈동기화(desynchronization of activity) 장치에 관한 것이었는데, 청구항 1에는 이 사건 발명을 다음과 같이 특정하는 문구가 기재되어 있었음
∙ “뇌 영역을 자극하기 위한 수단을 포함하는 뇌 부위 활성의 탈동기화 장치로서, N 전극(2)(여기서, N ≥ 2) 및 신경 활성의 재설정 및 반전을 수행하도록 탈동기화하고자 하는 뉴런 집단의 2 이상의 소집단에서 전극(2) 중 2 이상을 제어하는 컨트롤 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치”
∙ 이 사건 발명이 유럽특허로 등록 결정되자, 심판청구인은 이 사건 발명은 신규성 및 진보성을 결여하고 있어 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하며 이의신청을 하였음
∙ EPO 이의신청담당부에서는 신규성 및 진보성의 결여 대신에 이 사건 발명이 유럽특허조약(EPC) 제53조(c)상의 불특허사유인 의료행위에 관한 발명에 해당하는지 여부가 주요 쟁점으로 다루어졌고, 결국 이의신청이 기각되자 이의신청인은 EPO 항고부에 심판을 청구함

- (주요내용) 청구인은 EPO 항고부에 심판을 청구하면서 이 사건 발명이 EPC 제53조(c)에 의해 특허를 받을 수 없는 의료행위발명에 해당한다는 점을 주장함
∙ 이에 대하여 EPO 항고부는 “수술 또는 치료 단계를 통해서만 얻을 수 있는 특징에 의해 특정되는 장치는 EPC 제53조(c)에 따라 특허의 대상에서 제외된다.”라고 결정함
∙ EPO 항고부는 구술심리 전에 산업상 이용가능성 결여 판단 가능성을 시사하고 의견서 제출을 요청하였고, 구술심리 절차에서 법적 판단의 근거가 “T 775/97” 선례에 따라 변경될 수 있음을 통지함
∙ “T 775/97” 사건에서는 “양측 방대동맥 내를 통과하는 이식편 장치 및 그 용도(method and apparatus for bilateral intra-aortic bypass)” 발명에 대하여 “수술에 의한 처치를 포함하는 의료용 소재 또는 의료기기의 용법으로 특정되는 청구항에 대하여는 유럽 특허가 부여될 수 없다.”고 결정함
∙ 또한 이러한 법리는 “외과적 방법 단계 이후 인체나 동물체에 적용하여야만 하는 구성에 의해 특정되는 물건발명 청구항에 대하여도 마찬가지”라고 밝힘
∙ 결국 T 775/97 선례의 취지에 따라 EPO 항고부는 특허를 받을 수 없는 의료방법의 적용을 필수 전제로 하는 의료기기에 대하여는 물건발명으로서의 유럽특허 취득도 허용되지 않는다고 결정함


1) 사건번호는 T 1731/12. 본 사건의 결정문 전문은 다음 링크를 참조:
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t121731du1.pdf