• 2019년 10월 23일, 영국 대법원(UK Supreme Court, UKSC)은 영국 지식재산청(UKIPO), 특허법원 및 항소법원에서 일관적으로 부정하였던 전직 종업원의 직무발명 보상금 청구권을 인정하는 판결을 선고함¹⁾

- (배경 및 쟁점) 유니레버社(Unilever, 이하 “피고”)는 섕크스(Shanks) 교수(이하 “원고”)가 자사 재직 중 완성한 당뇨병 진단기술 발명(이하 “이 사건 발명”)을 직접 사업화하는 대신 유니패스社(Unipath)에 이전함
∙ 이 사건 발명 기술은 관련 업계에서 수백만 파운드의 가치가 있다고 평가되었으나, 이는 피고의 전체 수익과 비교할 때에 비교적 작은 금액이었음
∙ 한편 영국 특허법은 종업원이 재직 중 완성한 발명 또는 특허로부터 사용자가 “중대한 이익(outstanding benefits)"을 얻은 때에 그 종업원은 사용자로부터 특허 발명에 대한 보상을 받을 수 있다고 규정하고 있음²⁾
∙ 소규모 스타트업에게는 중대한 이익이 글로벌 다국적기업에게는 지극히 평범한 이익이 될 수도 있는 바, 이 사건에서는 영국 특허법 상 직무발명 보상금 청구권의 인정 요건인 사용자의 “중대한 이익”이란 과연 무엇인지가 이 사건의 주된 쟁점이었음

- (주요내용) UKSC는 아래와 같은 이유를 들어 원심판결을 파기하고 피고가 원고에게 2백만 파운드의 직무발명 보상금을 지급하도록 하는 판결을 선고함
∙ 발명이 사용자에게 “중대한 이익”을 주었는지 여부를 판단할 때에 법원은 “사용자의 사업 규모 및 성격(size and nature of the employer’s undertaking)”을 반드시 고려하여야 함
∙ 그러므로 “중대한 이익”이 있다고 하기 위해서는 그 이익이 사용자의 통상적 사업 활동과 관련하여 중대한 것이어야 하며, 사용자가 얻은 이익과 종업원이 받는 보수 사이의 격차가 극심하여야 함
∙ 종업원 보상의 중요한 원칙은 사용자가 이를 지급하기에 “지나치게 크다”고 평가되어서는 아니 되며, 특허로부터의 수익과 사용자의 전체 이익을 단순 비교하여서는 아니 됨
∙ 매출이나 수익성 등과 같은 다른 요소들이 평가에 활용될 수 있음
∙ 피고는 유지(油脂) 제품을 주로 생산하는 생활용품 기업이므로 이 사건 특허로부터 얻는 라이선스 수익은 피고의 일반적 사업 영역 외에서 발생하는 이례적인 수익임
∙ 원고는 피고에게 직접 고용된 것이 아니라 피고의 자회사인 센트럴 리소스社(UK Central Resources Ltd., CRL)를 통하여 피고를 위한 연구 활동을 수행하였음
∙ 그렇다면 “중대한 이익” 테스트의 기초는 피고의 전체 매출이나 이익이 아니라 CRL社의 사업범위에서 발생하는 매출이나 이익이어야만 함
∙ 이 사건의 특허가 피고에게 가져다 준 이익을 CRL社의 사업범위와 관련하여 평가하여 볼 때에 사용자는 보상금을 지급하기에 “지나치게 크다”고 평가되지 아니함
 

1) 사건번호는 [2019] UKSC 45. 이 사건의 판결문 전문은 다음의 링크를 참조: https://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2019/45.html
2)  영국 특허법 제40조(특정 발명을 한 종업원 보상). 해당 조문의 상세한 내용은 다음의 링크를 참조:
https://www.gov.uk/guidance/the-patent-act-1977/section-40-employees-inventions-compensation-of-employees-for-certain-inventions