• 2019년 10월 23일, 유럽 사법재판소(CJEU)가 상표의 악의적 출원에 관한 사건의 판결(C-104/18, 19.9.12)을 선고하였다고, 지식재산매체 ‘kluweriplaw’가 보도함

- (배경) 나달 에스테반(Nadal Esteban)이라는 사람은 제25류, 제35류 및 제39류에 속하는 상품 및 서비스를 지정하여 상표( )(이하 "이 사건 상표")를 출원하였음
∙ 선등록 상표권자인 코톤社는 제18류, 제25류 및 제35류에 대하여 다음과 같은 상표( )를 보유하고 있었는데, 위의 이 사건 상표의 등록에 대하여 이의신청을 하였음
∙ 유럽 지식재산청(EUIPO)은 제25류 및 제35류에 대하여는 코톤社 이의신청을 받아들여 결국 이 사건 상표는 제39류에만 등록되었는데, 코톤社는 제39류 등록에 대해서도 그 출원이 악의적으로 이루어졌다는 이유로 등록무효 확인을 청구하였음
∙ 그러나 EUIPO는 이 사건 상표의 출원 시점에 출원인의 악의가 있었다는 증거가 부족하다는 이유로 무효확인 청구를 기각하였고, 심판원 및 일반법원에서도 청구가 받아들여지지 않았음

- (주요내용) CJEU는 다음과 같은 이유로 코톤社의 주장을 지지함
∙ 일반법원이 선례¹⁾를 오해하여 악의에는 필수적으로 혼동가능성이 수반되어야 한다고 봄으로써 유럽상표규정²⁾ 제52조(1)(b)의 적용범위를 지나치게 제한적으로 해석한 위법이 있음
∙ 심판원과 일반법원에서 만약 유럽상표규정 제52조(1)(b)의 시간적 요소를 올바르게 고려했다면, 선등록상표에 드러나는 "KOTON" 문자 및 도형적 요소를 도용하려 하였다는 사실에서 이 사건 상표 출원인이 악의적으로 행동하였다는 결론을 도출할 수 있었을 것임
∙ 그 경우 이 사건 상표는 혼동가능성에 대한 고려 없이도 등록무효로 선언되어야 했으며, 이 사건에서 상표의 혼동가능성을 고려하는 것은 유럽상표규정 제52조(1)(b)의 절대적 무효사유와 제53조(1)(a)의 상대적 무효사유의 차이를 오해하였음
∙ 법률에 악의에 대한 개념이 정의되어 있지 않기 때문에 악의는 통상의 의미를 고려하여 해석되어야만 하는데, 악의란 “출원인의 제3자의 이익을 해할 의도 또는 자타상품식별 이외의 목적을 위해 배타적 권리를 취득하려는 의도”라고 할 수 있음
∙ 무효심판청구인이 혼동가능성 있는 유사상표의 보유자여야 한다거나 역내시장에서 제3자가 심판대상 상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하고 있어야 한다는 등의 제한은 없음
∙ 그렇다면 혼동가능성이 없는 경우에도 악의를 드러내는 것이라고 합리적으로 해석될 수 있는 다른 사실적 상황이 있을 수 있다고 보아야 함


1) 본 선례에 관한 보다 상세한 정보는 다음의 링크를 참조: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-529/07
2) Regulation No 207/2009.