• 2019년 10월 21일, 미국 특허상표청(USPTO)은 특허심판원(PTAB)에서 심리가 진행되는 과정에서의 보정 신청(Motion to Amend)에 관한 규정 개정을 제안함

- (배경) 지난 2017년 10월 4일 미국 연방순회항소법원(CAFC)은 Aqua Product 판결¹⁾에서 USTPO의 PTAB에서의 당사자계 재심사(Inter Partes Review, IPR) 심리 중 특허권자가 청구항의 보정을 요청할 경우 보정항의 특허가능성에 대한 증명책임(Burden of Proof)은 IPR 청구인이 부담한다고 판결한 바 있음
∙ 동 판결은 이전까지 PTAB에서 증명책임을 특허권자에게 부담시켜온 것과 이를 인정해왔던 기존의 CAFC 판결과 상방되는 판결이었음

- (주요내용) 동 개정안은 미국 특허법 시행령(37 C.F.R.) § 42.121에 다음의 사항을 추가하는 내용임
∙ 특허권자는 보정 신청이 미국 특허법(35 U.S.C.) 제316조 (d)의 (1) 및 (3), 또한 동조 (a) (2), (3), (b) (1) 및 (2)의 요건을 준수함을 증거우위의 증명(preponderance of evidence) 수준으로 설득책임(Burden of Persuasion)을 부담
∙ 심판청구인은 불특허사유를 주장하는 청구에 대해 증거우위의 증명 수준으로 설득책임을 부담
∙ 특허심판원은 중대한 합목적성을 위해(in the interests of justice) 증거가 있는 어떤 이유로든 보정 신청을 승인하거나 거부할 수 있는 재량권을 행사할 수 있음

- (관련내용) USPTO는 2019년 12월 21일까지 동 개정초안에 대한 공중의 의견을 수렴할 예정임


1) Aqua Products Inc. v. Matal, No. 2015-1177 (Fed. Cir.)