• 2019년 12월 11일, 미국 연방대법원(Supreme Court)은 Peter v. NantKwest, Inc., 판결에서 미국 특허상표청(USPTO)은 민사소송을 제기한 출원인에게 ‘변호사비용(attorney fees)’을 전가할 수 없다고 판시함
| Peter v. NantKwest, Inc. 사건의 개요 |
(배경 및 사건의 경과)
‣ 2001년 12월 한스 클린지먼(Hans Klingemann) 박사는 Natural killer cells를 사용하여 암을 치료하는 방법에 관한 특허출원을 하였고 이후 한스 박사는 NantKwest社에 동 권리를 양도함
‣ USPTO는 동 발명에 대해 진보성 결여(obvious)를 이유로 최종 거절 결정 통지를 발행하였고 이에 동 발명의 양수인인 NantKwest社는 특허거절결정불복심판을 특허심판원(PTAB)에 제기하였으나 PTAB도 USPTO 심사관의 특허거절결정에 동의함
‣ NantKwest社는 이러한 PTAB의 심결에 불복하여 특허법 제145조(35 U.S.C. §145)에 따라 특허상표청장을 상대로 버지니아 동부 지방법원에 민사소송을 제기하였으나 지방법원은 USPTO에게 유리한 판결을 내렸고 연방순회항소법원(CAFC)은 이를 확정함
‣ 동 항소가 종료됨에 따라 USTPO는 소송에 참여한 변호사비용의 배상을 요구하였으나 지방법원은 이러한 비용은 특허법 제145조 단서에 의해 고려되는 ‘경비(expenses)’의 유형이 아니라는 점을 발견하여 그 요청을 부인함
‣ 연방항소법원 전원합의체도 지방법원의 판단과 마찬가지로 변호사비용은 동법에서의 경비에 포함되지 않는다고 보았고 NantKwest社는 USPTO에게 변호사비용을 추가로 지급하지 않아도 된다고 판단함
‣ 이에 USTPO는 연방대법원에 상고함
(쟁점)
‣ 특허법 제145조 단서를 변호사비용의 전가 조항으로 해석할 수 있는 지 여부임
(판결요지)
‣ 연방대법원은 만장일치로 연방항소법원의 판단을 확정함
‣ 대법원은 당사자가 승패를 불문하고 자신의 변호사 비용을 지급한다는 ‘America Rule’ 원칙에 따라야 함을 명시하였으며 구체적으로 ‘소송의 경비(expenses of the proceeding)’라는 문구의 일반적인 이해는 변호사의 수수료를 포함하지 않는다고 판시함 |
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