● 2020년 2월 26일, 호주 연방법원(Federal Court)은 ‘다운앤아웃(Down-N-Out) 버거’ 상표를 사용한 피고에게 미국 유명 햄버거 체인점 ‘인앤아웃 버거(In-N-Out Burger)’의 상표 무단 사용에 대한 소비자법(consumer law) 상 사칭통용(passing off)을 인정하는 판결을 내림
| ｢인앤아웃 버거」 상표권 침해 및 사칭통용 소송 |
(배경)
‣ 인앤아웃 버거는 1967년부터 미국 서부지역에서 햄버거 체인점을 운영해오고 있는 유명 식품 브랜드이며, 호주에서도 색체를 제외한 도형 상표 등을 등록함
‣ 인앤아웃 버거는 모든 재료를 잘게 썰어 넣어주는 ‘애니멀(animal) 스타일’과 빵 대신 양상추를 얹어주는 버거 형태의 ‘프로틴(protein) 스타일’ 등 시크릿메뉴와 3종의 기본 메뉴를 판매함
‣ 인앤아웃 버거는 2004년부터 온라인 스토어를 통한 판매를 시작하였으며, 2012년 1월부터 2018년 3월까지 호주 시드니, 멜번, 퍼스에서 8번에 걸쳐 팝업 스토어를 개시하였음
(사건개요)
‣ 피고 벤자민 캐건(Benjamin Kagan)과 앤드류 살리바(Andrew Saliba)는 2015년 6월과 2016년 1월에 “펑크앤버거(Funk-N-Burgers)” 브랜드로 시드니에서 팝업 스토어를 열어 ‘애니멀 스타일’의 다운앤아웃 버거를 판매한 바 있고, 2016년 6월부터 ‘다운앤아웃 버거’를 상표로 사용하기 시작함
‣ 2016년 7월, 인앤아웃 버거는 피고에게 브랜드를 변경할 것을 지속적으로 요청하였고 피고는 화살표 모양을 해쉬태그(#)로 변경하여 “D#WN N’ OUT”을 사용하게 되었고, 2017년 피고는 인앤아웃 버거의 요청에 대응하는 와중에 해쉬태그 버거(Hashtag Burgers) 회사를 설립하며 ‘다운앤아웃 버거’ 상표를 계속 이용함
‣ 이에 인앤아웃 버거는 피고가 인앤아웃 버거 상표와 유사한 브랜드를 제작하여 햄버거 가게를 차리고 웹사이트와 소셜 미디어를 통해 광고한 점은 호주 소비자법 제18조의 사칭통용(passing off)에 해당한다고 주장하며 소비자법 위반 및 상표권 침해 소송을 제기함
(판결요지)
‣ 피고는 다운앤아웃 브랜드를 구성함에 있어 인앤아웃 버거의 명성을 기회로 삼아 그와 유사한 상표의 명칭을 채용하고 광고를 게재함으로써 소비자들에게 인앤아웃 버거를 연상하게 한 점이 인정되고 피고와 법인에게 침해에 대한 공동의 불법행위에 대해 책임이 있음
‣ 외국인 수출업자가 호주 내에서 평판을 얻기 위해 그 시점에 호주에서 비즈니스를 하고 있거나, 물리적으로 존재할 필요는 없으며, 이미 호주의 많은 인구가 인앤아웃 매장과 상품 브랜드를 알고 있다는 점을 인정하기에 충분함
‣ 또한 햄버거 상표와 관련해서 노란색과 빨간색의 조합은 다른 패스트 푸드점에서도 사용되어 왔으나, 다운앤아웃 브랜드가 사용한 모든 변형적인 측면은 인앤아웃 버거의 상표와 결합되는 것으로 보여짐
‣ 호주 소비자법 제18조의 사칭통용(passing off)은 비즈니스의 명성 또는 신뢰의 측면에서 재산권 침해에 대응하기 위한 수단임
‣ 이에 비추어 볼 때 인앤아웃의 브랜드 평판은 호주 시장에서 실질적인 이점(advantage)을 제공하는 요소이며, 다운앤아웃 브랜드로 인해 인앤아웃버거가 실제로 손해를 입었다는 증거는 없으나 인앤아웃이 등록상표의 권리자로서 받을 수 있었던 로열티 또는 라이선스 비용에 대한 손실을 인정할 수 있음 |
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